3. Analyse Sekundärrecht

Solche Entwicklungen finden immer weniger auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und entsprechender Handlungsempfehlungen statt, sondern als Reaktion auf die Forderungen von Interessengruppen. Siehe Drahos/Braithwaite, Information Feudalism; Sell, Private Power, Public Law; zu den besonderen Interessen einzelner Industrien Lamping, in: Hilty/Jaeger/Lamping, 122 ff.; Rich, in: Witherspoon, Rn. 1:10; Kingston, Beyond Intellectual Property, 115 ff.

Zur Geschichte des Patentrechts siehe Theobald, GRUR 1928, 726 ff.; Müller, GRUR 1939, 936 ff.; Berkenfeld, GRUR 1949, 139 ff.; Prager, J. Pat. Off. Soc’y 1952, 106 ff.; Neumeyer, GRUR Int. 1956, 241; Klitzke, J. Pat. Off. Soc’y 1959, 615 ff.; Zulehner, in: ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT, 193 ff.; Silberstein, Erfindungsschutz, 80 ff.; Walleser, GRUR Ausl. 1963, 307 ff.; Broder, The United States Patent Office; Klitzke, in: Calvert, 384 ff.; Zimmermann, GRUR 1967, 173 ff.; Öhlschlegel, Bergrecht; Dölemeyer, GRUR Int. 1985, 735 ff.; Fisher, Fundamentals of Patent Law, 25 ff.; Silbey, Geo. Mason L. Rev. 2008, 319 ff.; zusammenfassend Lamping, Patentschutz und Marktmacht, 66 ff.

Näher dazu Machlup/Penrose, J. Econ. Hist. 1950, 1 ff.; Penrose, Economics, 20; Machlup, Economic Review; Machlup, GRUR Ausl. 1961, 373 ff., 473 ff., 524 ff.; Machlup, in: Beckerath u. a., 236 ff.; zusammenfassend Lamping, Patentschutz und Marktmacht, 76 ff.; siehe ferner Schwander, Theorien; Fisher, in: Munzer, 173 ff.; Resnik, J. Bus. Ethics 2003, 322 ff.; zu den philosophischen Grundlagen Hughes, Geo. L.J. 1988, 287 ff.; Drahos, Philosophy.

Beier, GRUR Int. 1970, 2 f.; Strohm, Wettbewerbsbeschränkungen, 44.

Siehe etwa Kaempffert, in: Beard, 22 ff.; Kahn, Amer. Econ. Rev. 1940, 475 (479); Wirth, Bericht, 213 (222); Schätzle, ZfhF 1963, 22 (25); Rogers, J. Stat. Soc‘y London 1863, 125 ff.; Plant, Economica 1934, 44; abweichend McCulloch, Dictionary, 934.

Grundlegend Arrow, in: Nelson, 615.

Dazu Chisum, Principles, 68 ff.; Rich, J. Pat. Off. Soc’y 1942, 177 f.; Eisenberg, U. Chi. L. Rev. 1989, 1038 f.; Scherer, Innovation and Growth, 3 ff.; Strohm, Wettbewerbsbeschränkungen, 47 f.; Geißler, GRUR Int. 2003, 1 ff. Nicht selten übersteigen die mit der Kommerzialisierung bzw. Kommodifizierung einer Erfindung verbundenen Kosten die eigentlichen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen um ein Vielfaches. Siehe Scherer, Industrial Market Structure, 440; Jewkes/Sawers/Stillerman, The Sources of Invention, 213; Kaufer, Patente, 114; Schlicher, Patent Law, § 2:14; Häußer, GRUR 1993, 212; aus empirischer Sicht Mansfield u. a., New Industrial Technology, 68 ff.

In vielen Industrien spielen Patente gegenüber anderen Schutzmechanismen (Geheimhaltung, Geheimnisschutz etc.), Wettbewerbsvorteilen (Lernkurveneffekte, Reputation etc.) oder Einnahmequellen (Sekundärmärkte etc.) eine untergeordnete Rolle für die Amortisation von Innovationsinvestitionen. Siehe etwa Cohen/Nelson/Walsh, NBER Working Paper Nr. 7552, 2000; Mansfield, Manage. Sci. 1986, 175; Arundel/Kabla, Res. Pol’y 1998, 127 ff.; Levin u. a., Brookings Pap. Econ. Act., Nr. 3 1987, 794; Huch, GRUR Int. 1991, 346; zusammenfassend Arundel, MERIT Working Paper, 1999, 6 ff.; Arora/Ceccagnoli/Cohen, Int’l J. Ind. Organ. 2003, 1169 ff.

Von besonderer Bedeutung ist dies in Bereichen, in denen die Anreizwirkung des Patentsystems nicht funktioniert. Zu denken wäre etwa an vernachlässigte Krankheiten, deren Erforschung mangels zahlungskräftiger Abnehmer nicht profitabel ist. Siehe etwa Kremer, in: Jaffe/Lerner/Stern, 73 ff.; aus ökonomischer Sicht Müller-Langer, Creating R&D Incentives.

Siehe Vaughan, Economics, 27 f.; Spengler, in: Weidlich/Spengler, 27; Damme/Lutter, Das Deutsche Patentrecht, Titelblatt: „Der Erfinder ist der Lehrer der Nation“.

Werner von Siemens, zit. n. Häußer, Naturwissenschaften 1986, 234 (235): „Durch die Patentierung wird jeder neue Gedanke hinausgetragen in die Welt; es sind hundert Köpfe, die ihn aufgreifen, die ihn vielleicht in ganz andere Bahnen lenken und da wieder nützlich verwerten.“

Kuhn, in: Schuster, 122; Ernst, Patentinformationen, 32; Haupt, Industriebetriebslehre, 48; Greif, Angebot, 53; Häußer, Naturwissenschaften 1986, 237; Hoffmann, BB 1994, 1800 (1801); Wurzer, Wettbewerbsvorteile, 35 ff.; DAM, J. Legal Stud. 1994, 264.

Dazu Chisum, Principles, 71. Die Nutzung von Patentinformationen lässt in der Praxis allerdings zu wünschen übrig (siehe Zitscher, GRUR 1997, 261 ff.; Häußer, in: Staudt, 577). Der Verbesserung des Zugangs zum weltweiten Stand der Technik widmet sich unter anderem der ständige Ausschuss der WIPO zum Patentrecht. Gegenstand der Arbeiten sind insbesondere Digitalisierungsmaßnahmen und Kooperationen zwischen den Ämtern (siehe WIPO, Doc. SCP/14/3, 2009).

Siehe Guellec/van Pottelsberghe, Economics, 74; Arundel/Kabla, Res. Pol’y 1998, 127 (132); Arundel, Res. Pol’y 2001, 611 ff.; Greipl/Täger, Wettbewerbswirkungen, 57.

Matt Cutts, zit. in The Economist, Ausg. vom 3. November 2006, Dancing with Google’s Spiders, Special Sec. 14 f. Die Patentierung dient allerdings nicht zuletzt auch dazu, technische Errungenschaften publik zu machen und dadurch einerseits den Absatz bestimmter Produkte zu fördern und andererseits einen allgemeinen Reputationsgewinn zu realisieren. Patente wirken dabei nicht nur als gezielt einsetzbares Verkaufsargument, sondern auch als Investitionsanreiz für Kapitalgeber (siehe Häussler/Harhoff/Müller, CEPR Discussion Paper No. 7115, 2009; Bessler/Bittelmeyer, in: Dowling/Schmude, 155 f.; Long, Univ. Chicago L. Rev. 2002, 625; Holgersson, R&D Management 2013, 21).

Ausführlich dazu unter 1.3.1. Den Begriff des spezifischen Gegenstands verwendete der EuGH, soweit ersichtlich, erstmals in EuGH, Rs. C-78/70, Deutsche Grammophon/Metro, ECLI:EU:C:1971:59, Slg. 1971, 487 (Rn. 11).

EuGH, Rs. C-15/74, Centrafarm/Sterling Drug, ECLI:EU:C:1974:114, Slg. 1974, 1147 (Rn. 9); siehe ferner: Rs. C-187/80, Merck/Stephar u. Exler, ECLI:EU:C:1981:180, Slg. 1981, 2063 (Rn. 4); Rs. C-434/85, Allen u. Hanburys/Generics, ECLI:EU:C:1988:109, Slg. 1988, 1245 (Rn. 11); Rs. C-235/89, Kommission/Italien, ECLI:EU:C:1992:73, Slg. I-1992, 777 (Rn. 17); Rs. C-30/90, Kommission/Vereinigtes Königreich, ECLI:EU:C:1992:74, Slg. I-1992, 829 (Rn. 21); Rs. C-191/90, Generics u. Harris Pharmaceuticals/Smith Kline u. French Laboratories, ECLI:EU:C:1992:407, Slg. I-1992, 5335 (Rn. 23); verb. Rs. C-267/95 u. C-268/95, Merck/Primecrown, ECLI:EU:C:1996:468, Slg. I-1996, 6285 (Rn. 30).

EuGH, Rs. C-187/80, Merck/Stephar u. Exler, ECLI:EU:C:1981:180, Slg. 1981, 2063 (Rn. 10).

Siehe etwa COMP/C-3/37.792, Microsoft, Rn. 711: „The central function of intellectual property rights is to protect the moral rights in a right-holder’s work and ensure a reward for the creative effort. But it is also an essential objective of intellectual property law that creativity should be stimulated for the general public good“ (Hervorhebungen des Autors).

Alternativen zum Patentschutz wären beispielsweise Forschungspreise, Steuererleichterungen oder dergleichen (siehe Macfie/Chevalier, The Patent Question, 24, 29; Polanyi, Rev. Econ. Stud. 1944, 65; Knight, Risk, 372). Vor allem in sozialistischen Staaten mit Planwirtschaften, wo jede Form von Ausschließlichkeitsrechten auf grundsätzliche Bedenken stößt, fanden solche Formen der direkten – gesteuerten – Innovationsförderung großen Anklang. Die Sowjetunion und die DDR verliehen beispielsweise sog. „Urheber- oder Erfinderscheine“, die neben der Anerkennung der Erfinderpersönlichkeit auch einen Vergütungsanspruch vorsahen (siehe Dietz, GRUR Int. 1976, 139 ff., 265 ff.; Beier, GRUR Int. 1970, 3 ff.). Zu den Vor- und Nachteilen gegenüber dem Patentschutz Wright, Amer. Econ. Rev. 1983, 691 ff.; Shavell/van Ypersele, J.L. & Econ. 2001, 525 ff.; Abramowicz, Vand. L. Rev. 2003, 114 ff.

Hanns Ullrich in einem Festvortrag vom 22. Oktober 2009 zum Thema „Geistiges Eigentum und Wettbewerbssystem: Innere und äußere Ordnung“ zu Ehren von Hans Peter Kunz-Hallstein.

Siehe auch DECLARATION ON PATENT PROTECTION, IIC 2014, 679, 681 ff.

Zum Konzept des Restwettbewerbs siehe Eilmansberger, in: Hirsch/Montag/Säcker, zu Art. 82, Rn. 5 f.; Wessely, in: Jaeger/Pohlmann/Schröder, zu Art. 82, Rn. 59 ff.; Frenz, Handbuch Europarecht Bd. 2, Rn. 1112 ff.; Mestmäcker/Veelken, in: Immenga/Mestmäcker, zu § 36 GWB, Rn. 194 f.

Dazu statt vieler Kingston, IPQ 2002, 315 (316); Thurow, Harv. Bus. Rev. 1997, 103; Thurow, Building Wealth, 260, Lamping, Patentschutz und Marktmacht, 107 f. u. a.

Das internationale Recht steht dem nicht entgegen. Art. 27 Abs. 1 TRIPS legt zwar fest, dass die Erhältlichkeit und die Ausübung von Patenten ohne Diskriminierung hinsichtlich des Gebiets der Technik gewährleistet sein muss. Dies ist aber nicht dahingehend zu verstehen, dass keine legitimen Differenzierungen vorgenommen werden dürften (siehe DECLARATION ON PATENT PROTECTION, IIC 2014, 679, 683, Rn. 6 ff., 692, Rn. 2; Correa, TRIPS, 282; Correa, in: Correa/Yusuf, 239; Dinwoodie/Dreyfuss, Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 2007, 452; Carvalho, The TRIPS Regime of Patent Rights, Rn. 27.8, 27.55; Cottier, J. Int’l Econ. L. 2006, 796; Gervais, The TRIPS Agreement, Rn. 2.249). Das Diskriminierungsverbot ist ein besonderer Ausdruck des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Eine Diskriminierung ist demnach die Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte bzw. die Gleichbehandlung nicht vergleichbarer Sachverhalte, sofern sie nicht objektiv gerechtfertigt ist. Zu differenzieren bedeutet wiederum, unterschiedlich zu behandeln, was von Natur aus unterschiedlich ist. Für Beispiele aus dem Unionsrecht, siehe etwa EuGH, Rs. C-117/76 und 16/77, Quellmehl, ECLI:EU:C:1977:160, Slg. 1977, 1753; Rs. C-292/97, Kjell Karlsson, ECLI:EU:C:2000:202, Slg. I-2000, 2737 (Rn. 39).

Näher dazu Kraßer, Patentrecht, § 10.

Ebenso wie im Prioritätsprinzip, im Neuheitserfordernis, in den Vorschriften über Umfang, Einsichtnahme und Veröffentlichung von Patentbeschreibungen sowie in der damit verbundenen Beschränkung des Schutzumfanges auf das im Rahmen der Anmeldung Offengelegte.

Nicht nur die einzelnen Mitgliedstaaten, sondern auch die Union selbst ist an das TRIPS-Übereinkommen – und damit auch an die Pariser Verbandsübereinkunft – gebunden: Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 über den Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986–1994) im Namen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihren Zuständigkeit fallenden Bereiche, ABl. 1994, L 336/1.

Abkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5.10.1973, BGBl. 1976 II 826.

Ausführlich dazu DECLARATION ON PATENT PROTECTION, IIC 2014, 679.

Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994, BGBl. II 1730.

DECLARATION ON PATENT PROTECTION, IIC 2014, 679, 693, Rn. 3.1.

Op. cit. Rn. 3.2; siehe auch Reichman, N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 1996–1997, 30 ff.; Straus, in: Beier/Schricker, 196.

Näher dazu Kraßer, Patentrecht, § 12.

EPA, Das revidierte Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000), ABl. SA 4/2007, 56.

EPA T 931/95, ABl. 2001, 441 (448, 453 ff.); siehe auch EPA T 258/03, ABl. 2004, 575; EPA T 619/02, ABl. 2007, 63; EPA T 22/85, ABl. 1990, 12; EPA T 154/04, ABl. 2008, 46; EPA T 51/84, ABl. 1986, 226; EPA T 163/85, ABl. 1990, 379 (383); EPA T 119/88, ABl. 1990, 395 (402 f.); EPA T 603/89, ABl. 1992, 230; EPA T 388/04, ABl. 2007, 16; EPA T 935/97; EPA T 1173/97, ABl. 1999, 609; EPA T 641/00, ABl. 2003, 352; EPA T 914/02; EPA T 1227/05, ABl. 2007, 574; EPA T 756/06.

Dazu gehören: Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden; ästhetische Formschöpfungen; Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten; Programme für Datenverarbeitungsanlagen; sowie die Wiedergabe von Informationen.

Das EPA sieht dies als Ausschlusskriterium, auf das weitere Ausnahmen gestützt werden können: EPA T 22/85, ABl. 1990, 12 (17); EPA T 930/05, EPA T 931/95, ABl. 2001, 441 (448 f.); EPA T 619/02, ABl. 2007, 63 (74 ff.); für Beispiele siehe Kraßer, Patentrecht, 2009, 149 f.

Dadurch soll eine enge Auslegung der Ausschlussgründe gewährleistet werden: EPA T 154/04, ABl. 2008, 46 (62 ff.).

Siehe EPA T 26/86, ABl. EPA 1988, 19; EPA T 769/92, ABl. 1995, 525; EPA T 641/00, ABl. 2003, 352.

Siehe EPA T 26/86, ABl. EPA 1988, 19.

Siehe BGH, X ZB 6/80 (BPatG), GRUR 1982, 39 (41).

Kraßer, Patentrecht, 127.

Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt worden ist, kann Gegenstand einer Erfindung sein, obwohl es in der Natur schon vorhanden war (vgl. Regel 27 EPÜ, Art. 3 der BioPatRL). Ein in der Natur aufgefundenes Gen kann folglich patentierbar sein, wenn sich eine technische Wirkung dieses Gens herausstellt (siehe EPA Richtlinien, Teil G, Kap. II-2, 3.1.). Das EPA lässt im Ergebnis also die Patentierung von Entdeckungen zu, sofern die technische Aufgabe in der Bereitstellung einer neuen technischen Wirkung besteht. Eine einfache Gensequenz ohne Angabe einer Funktion enthält dagegen keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar (vgl. Erwg. 23 der BioPatRL).

Näher dazu Kraßer, Patentrecht, 266 ff., 318 ff.; EPA Richtlinien, Teil G, Kap. IV; zu den methodischen Grundlagen Dolder, Erfindungshöhe, 21 ff.

Eine frühere Offenbarung bleibt als Stand der Technik nur dann außer Betracht, wenn die Offenbarung unmittelbar oder mittelbar zurückgeht (1) auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder (2) auf die Schaustellung der Erfindung durch den Anmelder oder dessen Rechtsvorgänger auf einer amtlich anerkannten Ausstellung (vgl. Art. 55 EPÜ).

Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt worden ist, gehört zum Stand der Technik, soweit vor der Anmeldung bekannt war, dass es in der Natur vorhanden ist. Eine Patentierung des Materials als solchem ist dann ausgeschlossen. Möglich bleibt aber die Patentierung von Verfahren zur Herstellung oder Isolierung des Materials oder von Erfindungen, die eine bis dahin unbekannte Eigenschaft oder Wirkung des Materials nutzen.

Siehe EPA T 153/85, ABl. 1989, 1; EPA T 305/87, ABl. 1991, 429; EPA T 77/87, ABl. 1990, 280.

Siehe EPA T 06/80, ABl. 1981, 434.

Näher dazu Kraßer, Patentrecht, 319; Kinkeldey/Karamanli, in: Benkard, zu Art. 56 EPÜ, Rn. 37 ff.; Pagenberg, in: Beier/Haertel/Schricker, zu Art. 56 EPÜ, Rn. 20 f., m.w.N.

Für die Beurteilung der Neuheit bleibt außer Betracht, in welcher Absicht die Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde (vgl. aber Art. 55 EPÜ). Nicht unüblich ist das defensive Publizieren von Forschungsergebnissen, um eine Patentierung durch Konkurrenten – womit eine Verwertung nur noch im Rahmen eines Vorbenutzungsrechts (vgl. etwa § 12 des deutschen PatG) möglich wäre – zu verhindern.

Näher dazu Kraßer, Patentrecht, § 17; EPA Richtlinien, Teil G, Kap. VI.

Eine mögliche Abhängigkeit von Patenten älteren Zeitranges schließt die Neuheit nicht aus, erfordert aber gegebenenfalls die Zustimmung des anderen Rechtsinhabers, die im Falle einer Lizenzverweigerung auch im Wege der Zwangslizenz erlangt werden kann (vgl. etwa § 24 Abs. 2 des deutschen PatG).

Näher dazu Kraßer, Patentrecht, § 18; EPA Richtlinien, Teil G, Kap. VII; zur historischen Entwicklung Ullrich, Standards of Patentability.

Näher dazu Kraßer, Patentrecht, 310 ff.; EPA Richtlinien, Teil G, Kap. VII-1, 3.

Näher dazu Dolder, Erfindungshöhe, 332 ff.; Kraßer, Patentrecht, 322 f.

Zusammenfassend Kraßer, Patentrecht, 309 ff.

Siehe etwa Öhlschlegel, GRUR 1964, 478 ff.; Oelering, GRUR 1966, 84; Beyer, GRUR 1986, 345 ff.; Wirth, GRUR 1960, 407 ff.; Winkler, Mitt. 1963, 61.

Siehe etwa Schick, Mitt. 1987, 142; Schick, Mitt. 1990, 90; Schick, Mitt. 1992, 315.

Die Beweislast dafür liegt nicht beim Anmelder. Im Erteilungsverfahren haben die Prüfungsabteilungen und Beschwerdekammern zu begründen, im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren der Einsprechende bzw. der Kläger darzulegen, dass es der technischen Lehre an Erfindungshöhe fehlt (vgl. EPA T 219/83, ABl. 1986, 211). Zu einer Umkehr der Beweislast kann es jedoch bei der Anwendung von sekundären Beweisanzeichen kommen (vgl. EPA T 60/82; EPA T 631/89; EPA T 695/90; EPA T 1212/01).

Näher dazu Ullrich, Standards of Patentability, 59 ff.; Pagenberg Bedeutung der Erfindungshöhe, 34 ff., 60 ff.; Kitch, Sup. Ct. Rev. 1966, 301 ff.

Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248, 267 (1851), 13 L.Ed. 683 (1851).

Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84, 91 (1941): „[T]he new device, however useful it may be, must reveal the flash of creative genius, not merely the skill of the calling“.

Dies äußerte sich in einer stetigen Zunahme von Nichtigerklärungen mangels Erfindungshöhe. Siehe Mintz/O’Rourke, in: Witherspoon, 2:212 ff.

Dazu Cohen/Nelson/Walsh, NBER Working Paper 7552, 2000; Mansfield, Manage. Sci. 1986, 175; Arundel/Kabla, Res. Pol’y 1998, 127; Levin u. a., Brookings Pap. Econ. Act. 1987, 783.

Gesetz über internationale Patentübereinkommen, BGBl. 1976 II 649 (653 ff.).

Dazu Horn, GRUR 1977, 331; Ullrich, Standards of Patentability, 12 ff., insb. 35 ff., 98; für die Schweiz Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, Bd. 1, Rn. 14 ff.

Grundlegend EPA T 24/81, ABl. 1983, 133. Zum Teil wird auch die Ansicht vertreten, eine erfinderische Tätigkeit könne bereits darin liegen, dass eine nicht naheliegende technische „Aufgabe“ gestellt wird. Siehe etwa Kinkeldey/Karamanli, in: Benkard, zu Art. 56 EPÜ, Rn. 143 f.; Pagenberg, in: Beier/Haertel/Schricker, zu Art. 56 EPÜ, Rn. 145; Bacher/Melullis, in: Benkard, § 1 PatG, Rn. 21; Schulte/Moufang, Patentgesetz, § 4 PatG, Rn. 72; Brodeßer, GRUR 1993, 185 ff.; Schachenmann, Begriff und Funktion, 128 ff.; Tetzner, Patentgesetz, § 1, Rn. 60.

Näher dazu EPA Richtlinien, Teil G, Kap. VII-3, 5; Kraßer, Patentrecht, 320 ff.; aus der Rspr. der Beschwerdekammern: EPA T 1063/06; EPA T 619/02; EPA T 2/83, ABl. 1984, 265; EPA T 37/85, ABl. 1988, 86; EPA T 192/82, ABl. 1984, 415.

Kraßer, Patentrecht, 320.

Dazu Iles, Leading American Inventors, 192; für weitere Beispiele siehe Schickedanz, GRUR 1972, 162.

Siehe EPA T 1/80, 211 f.; EPA T 22/82, ABl. 1982, 341 (345); EPA T 20/83, ABl. 1983, 419 (421); EPA T 254/86, ABl. 1989, 115; EPA T 939/92, 322 (324).

Kraßer, Patentrecht, 325 f.

Näher dazu Pagenberg, Bedeutung der Erfindungshöhe, 171 ff.; Ullrich, Standards of Patentability, 42 ff.; Pagenberg, in: Beier/Haertel/Schricker, zu Art. 56 EPÜ, Rn. 78 ff.; Kraßer, Patentrecht, 328 ff.; für Anwendungsbeispiele siehe Dolder, Erfindungshöhe, 264 ff.

EPA Richtlinien, Teil G, Kap. VII-20; näher dazu Dolder, Erfindungshöhe, 2003, 269 ff.; Kraßer, Patentrecht, 2009, 330; aus der Rspr. der Beschwerdekammern: EPA T 119/82, ABl. 1984, 217; EPA T 48/86; EPA T 943/92; EPA T 515/91; EPA T 424/89; EPA T 341/94; EPA T 531/95; EPA T 452/96; EPA T 62/82; EPA T 410/87; EPA T 500/88; T 74/90; EPA T 943/92; EPA T 531/95; EPA T 793/97; EPA T 69/83, ABl. 1984, 357; EPA T 262/87; EPA T 862/91.

EPA Richtlinien, Teil G, Kap. VII-11, 10.3; näher dazu Dolder, Erfindungshöhe, 2003, 286 ff.; Kraßer, Patentrecht, 2009, 331 f.; aus der Rspr. der Beschwerdekammern: EPA T 605/91; EPA T 109/82, ABl. 1984, 473; EPA T 555/91; EPA T 699/91; EPA T 24/81, ABl. 1983, 133; EPA T 424/89; EPA T 1014/92; EPA T 1183/06; EPA T 271/84, ABl. 1987, 405.

EPA Richtlinien, Teil G, Kap. VII-11, 10.3; näher dazu Dolder, Erfindungshöhe, 2003, 293 ff.; Kraßer, Patentrecht, 2009, 333; aus der Rspr. der Beschwerdekammern: EPA T 677/91; EPA T 478/91; EPA T 351/93; EPA T 1212/01; EPA T 626/96; EPA T 915/00; EPA T 110/92; EPA T 5/91; EPA T 219/90; EPA T 373/94.

Siehe Dolder, Erfindungshöhe, 297 f.; van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 222.

EPA Richtlinien, Teil G, Kap. VII-11, 10.2; näher dazu Dolder, Erfindungshöhe, 300 ff., 317 ff.; Wirth, GRUR 1906, 69; aus der Rspr. der Beschwerdekammern: EPA T 551/89; EPA T 506/92; EPA T 766/92; EPA T 431/93; EPA T 703/93; EPA T 681/94; EPA T 985/98; EPA T 794/01; EPA T 882/94; EPA T 227/89; EPA T 240/93; EPA T 24/81, ABl. 1983, 133; EPA T 181/82, ABl. 1984, 401; EPA T 231/97; EPA T 192/82, ABl. 1984, 415; EPA T 365/86; EPA T 426/92; EPA T 164/97; EPA T 551/89; EPA T 21/81, ABl. 1983, 15; EPA T 426/92; EPA T 164/94; EPA T 154/87; EPA T 936/96; EPA T 350/87; EPA T 226/88; EPA T 69/83, ABl. 1984, 357; EPA T 506/92; EPA T 882/94.

Siehe Dolder, Erfindungshöhe, 312 ff., 328 ff.; Wirth, GRUR 1906, 69.

Siehe EPA T 330/87, Rn. 8.3; EPA T 24/81, ABl. 1983, 133 (141); EPA T 55/86.

EPA T 645/94, Rn. 4.7; siehe auch EPA T 284/96; EPA T 71/98; EPA T 323/99; EPA T 877/99; EPA T 1072/92; EPA T 351/93.

Die Eigenschaften chemischer Stoffe sind von der spezifischen Struktur der chemischen Verbindungen abhängig (vgl. EPA T 641/97; EPA T 930/94; EPA T 209/98; EPA T 853/03). Dabei können bereits geringfügige strukturelle Veränderungen erhebliche Auswirkungen haben. Neuen chemischen Stoffen wird daher nicht schon deshalb die Erfindungshöhe abgesprochen, weil sie eine strukturelle Ähnlichkeit zu bekannten Stoffen aufweisen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Fachmann davon ausgehen kann, „dass die bestehenden strukturellen Unterschiede der chemischen Verbindungen so gering sind, dass sie keinen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften haben, die für die Lösung der technischen Aufgabe von Bedeutung sind, und deshalb vernachlässigt werden könnten“ (EPA T 852/91; EPA T 643/96; EPA T 467/94; EPA T 548/91; EPA T 156/95; EPA T 930/94; EPA T 641/97; EPA T 209/98; EPA T 853/03; EPA 989/93.). Eine erfinderische Tätigkeit kann nach Ansicht des EPA daher in der Herstellung eines chemischen Stoffes mit einer bestimmten beabsichtigten Wirkung (vgl. EPA T 939/92, ABl. 1996, 309; EPA T 694/92, ABl. 1997, 408; EPA T 583/93, ABl. 1996, 496) ebenso wie in der bloßen Bereitstellung eines chemischen Stoffes bestehen, wenn diese „zu einer nicht naheliegenden, also nicht erwartbaren Bereicherung der Technik“ führt (vgl. EPA T 648/88, ABl. 1991, 292).

Im Bereich der Biotechnologie stützt das EPA die erfinderische Tätigkeit regelmäßig darauf, dass das biologische Material eine unerwartete wertvolle Eigenschaft aufweist. Die Erfindungshöhe kann aber auch in den besonderen Schwierigkeiten begründet sein, die beispielsweise mit der Selektion von DNA-Molekülen einhergehen (vgl. EPA T 301/87, ABl. 1990, 335; EPA T 162/86, ABl. 1988, 452). Dabei berücksichtigt das EPA, wie auch sonst, „ob die Ausführung der Erfindung unerwartete Schwierigkeiten bereitete, deren Überwindung erfinderisches Zutun erforderte“ (EPA T 816/90; EPA T 386/94). Kommt der Erfinder entgegen vernünftiger Erfolgserwartungen zu einem Ergebnis, wird die erfinderische Tätigkeit bejaht.

Der Wille, Computerprogramme trotz der Hürde des Art. 52 Abs. 2(c) EPÜ dem Patentschutz zugänglich zu machen, hat beim EPA zu einer abenteuerlichen Rechtspraxis geführt, in deren Mittelpunkt das Konzept der „computerimplementierten Erfindung“ steht (vgl. EPA T 208/84, ABl. 1987, 14; EPA T 26/86, ABl. EPA 1988, 19; EPA T 769/92, ABl. 1995, 525; EPA 1173/97, ABl. 1999, 609; EPA T 1194/97, ABl. 2000, 525; EPA T 931/95, ABl. 2001, 441; EPA T 641/00, ABl. 2003, 352; EPA T 258/03, ABl. 2004, 575). Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sind grundsätzlich nur jene Merkmale zu berücksichtigen, die einen Beitrag zum technischen Charakter der Erfindung leisten. Nichttechnische Merkmale, die nicht mit dem technischen Gegenstand des Anspruchs zur Lösung einer technischen Aufgabe zusammenwirken, sind außer Betracht zu lassen (vgl. EPA T 931/95, ABl. 2001, 441; EPA T 154/04; EPA T 158/97; EPA T 1177/97; EPA T 641/00, ABl. 2003, 352; EPA T 914/02; EPA T 619/02, ABl. 2007, 63; EPA T 531/03; EPA T 1284/04; EPA T 309/05; EPA T 1814/07; EPA T 172/03; EPA T 1121/02; EPA T 258/03, ABl. 2004, 575; EPA T 756/06). Die vom EPA entwickelte Lösung für die Patentierung von computerimplementierten Erfindungen bedient sich der Annahme, dass nichttechnische Merkmale mit technischen Elementen so zusammenwirken können, dass eine technische Wirkung entsteht, etwa durch ihre Anwendung zur technischen Lösung einer technischen Aufgabe (vgl. EPA T 154/04; EPA T 37/82, ABl. 1982, 71; EPA T 154/04, ABl. 2008, 46; EPA T 354/07; EPA T 1171/06).

Näher dazu Kraßer, Patentrecht, § 13; EPA Richtlinien, Teil G, Kap. III.

Maßgeblich ist der Prioritätstag: EPA T 1173/00, ABl. 2004, 16.

Siehe etwa BGH, X ZR 20/90, Bl.f.PMZ 1992, 308 (309 f.).

Zum sog. „Plausibilitätstest“, den das EPA „zur Abwehr unfertiger oder spekulativer Erfindungen“ anwendet, siehe Jänichen, GRUR Int. 2007, 105 ff.; Moufang, in: Depenheuer/Peifer, 108.

Siehe etwa EPA T 898/05. Für die Patentierung von Genen und Gensequenzen hat das EPA dieses Erfordernis dahingehend konkretisiert, dass die gewerbliche Anwendbarkeit konkret beschrieben werden muss (vgl. R. 29 Abs. 3 EPÜ).

Näher dazu Kraßer, Patentrecht, 489 ff., 640 ff.

Die konkreten Anforderungen können dabei je nach Technologiebereich variieren. Bei der Patentierung von Genen oder Gensequenzen ist deren konkrete (nicht spekulative) Funktion zu beschreiben (vgl. R. 29 Abs. 3 EPÜ). Bei Stofferfindungen ist dem Offenbarungserfordernis dagegen nach herrschender Meinung bereits durch die Bereitstellung des Stoffes Rechnung getragen. Die Angabe, dass der Stoff wertvolle Eigenschaften oder Wirkungen aufweist und worin diese bestehen, kann im Laufe des Erteilungsverfahrens nachgeholt werden (siehe Kraßer, Patentrecht, 495). Besonders gering sind die Anforderungen an die Offenbarung „computerimplementierter Erfindungen“. Patentanmeldungen für Computerprogramme erschöpfen sich in der Regel in allgemeinen Funktionsangaben und geben keine ausgearbeiteten Programme preis (siehe Kraßer, Patentrecht, 182). Insbesondere wird keine Offenlegung des Quellcodes verlangt (vgl. etwa EPA T 242/03).

Siehe EPA T 06/80, ABl. 1981, 434; EPA T 290/86, ABl. 1992, 414.

Siehe EPA T 14/83, ABl. 1984, 105 (110 f.); EPA T 435/91, ABl. 1995, 188 (199 f.); EPA T 583/93, ABl. 1996, 496 (510 f.).

Siehe EPA T 206/83, ABl. 1987, 5; EPA T 226/85, ABl. 1988, 336; EPA T 727/95, ABl. 2001, 1.

Siehe Kraßer, Patentrecht, 171 ff., m.w.N. Nur vereinzelt findet sich Kritik, die sich unmittelbar gegen die Technizität als Wesensmerkmal der Erfindung richtet (siehe etwa Hellfeld, GRUR 1989, 483). Andere Autoren plädieren für eine weite Auslegung des Technizitätsbegriffs (siehe Pierson, Schutz, 198 ff., 204 ff. (212 f.); Goebel, in: Bruchhausen u. a., 378; Schar, Mitt. 1998, 322 (339)).

Siehe etwa Beier, GRUR 1972, 220; Wertenson, GRUR 1972, 61 f.

Siehe etwa Cohausz, GRUR 1989, 797; Jänich, GRUR 2003, 488 f.; van Raden/Wertenson, GRUR 1995, 523; van Raden, in: van Raden, 127 ff.

Ausführlich dazu siehe Abschn. 3.2.2.1.

EPA Jahresbericht 2009, 20.

Bedient sich eine Erfindung sowohl technischer wie nichttechnischer Mittel, so könne die Verwendung nichttechnischer Mittel nicht der gesamten Lehre ihren technischen Charakter nehmen (vgl. EPA T 26/86, ABl. 1988, 19 (24)).

Wenn dieser weitere Effekt technischer Art sei oder dazu führe, dass mit der Software eine technische Aufgabe gelöst wird, müsse ein Computerprogramm, das einen solchen Effekt bewirkt, als technische Erfindung angesehen werden (vgl. EPA T 1173/97, ABl. 1999, 609 (620 f.); EPA T 935/97; EPA T 208/84, ABl. 1987, 14; EPA T 424/03; EPA T 115/85, ABl. 1990, 30; EPA T 26/86, ABl. 1988, 19; zum Stand der Rspr. EPA G 3/08, ABl. 2011, 10).

Solche technischen Überlegungen verleihen der Erfindung insofern technischen Charakter, als sie eine technische Aufgabe implizieren, die durch (implizite) technische Merkmale zu lösen sei (vgl. EPA T 769/92, ABl. 1995, 525).

Siehe EPA T 258/03, ABl. 2004, 575; abweichend von EPA T 931/95, ABl. 2001, 441.

Siehe Wiebe, GRUR 1994, 234 ff.; Kraßer, Patentrecht, 176 f.; Hellfeld, GRUR 1989, 483 f.

Siehe Kraßer, Patentrecht, 152 (177).

Siehe Maier/Mattson, GRUR Int. 2001, 678; Strobos, Harv. J. Law Tech. 1993, 418 ff.

Siehe Ullrich, in: Ullrich/Körner, 95 ff.

Siehe auch Ohly, CR 2001, 817; Kraßer, Patentrecht, 179, 185; Wiebe, GRUR 1994, 238 u. a. Damit wäre auch den Bedenken zur Vereinbarkeit des Patentierungsverbots für Computerprogramme mit dem TRIPS-Übereinkommen Rechnung getragen (siehe etwa Schiuma, GRUR Int. 1998, 855 f.).

Siehe Ullrich, in: Ullrich/Körner, 98 f.; DECLARATION ON PATENT PROTECTION, IIC 2014, 679, 684 f., Rn. 12 ff.

Siehe Geiger/Hilty, IIC 2005, 635; Weyand/Haase, GRUR 2004, 203; Kiesewetter-Köbinger, GRUR 2001, 192; Kraßer, Patentrecht, 182, m.w.N.

Siehe etwa EPA T 939/92, ABl. 1996, 309 (319); EPA T 409/91, ABI. 1994, 653; EPA T 435/91, ABI. 1995, 188.

Mehr zur Rolle der Ethik zum Zwecke des vorliegenden Werks siehe 1.3.3.

Siehe Barton, Der „Ordre public“, 49; Spranger, GRUR Int. 1999, 597; Wolters, Die Patentierung des Menschen, 141; a.A. Werner, Entnahme und Patentierung, 128 f.

Wirtschafts- und Sozialausschuss, Stellungnahme zum Richtlinienvorschlag der Biotechnologierichtlinie, ABl. EG C 295/11; Barton, Der „Ordre public“, 48; Busche, Mitt. 2001, 4, 8; Spranger, GRUR Int. 1999, 597; Straus, GRUR 1992, 260; a.A. Werner, Entnahme und Patentierung, 128 f.

EPA T 315/03, Genetisch manipulierte Tiere/HARVARD, ECLI:EP:BA:2004:T031503.20040706, ABl. EPA 2006, 15.

EPA G 2/06, Pflanzenzellen/GPS, ABl. EPA 2009, 306.

EPA G 2/06, Verwendung von Embryonen/WARF, ABl. EPA 2009, 306.

Wirtschafts- und Sozialausschuss, Stellungnahme zum Vorschlag der BioPatRL; Barton, Der „Ordre public“, 48; Busche, Mitt. 2001, 4, 8; Rogge, GRUR 1998, 303; Spranger, GRUR Int. 1999, 597; Straus, GRUR 1992, 260; a.A. Werner, Entnahme und Patentierung, 128 f.

Schatz, GRUR Int. 2006, 881; Straus, GRUR Int. 1990, 917.

Vgl. auch die Bezugnahme auf diese Gestattung in Erwägungsgrund 36 BioPatRL 98/44/EG.

Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957, BGBl. 1981 II 359; Bekanntmachung der Klasseneinteilung und der alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen gemäß § 19 der Markenverordnung vom 1. Dezember 2014, BAnz AT 09.12.2014 B7.

Dem stünde allerdings Art. 33 TRIPS entgegen.

Straßburger Abkommen über die internationale Patentklassifikation vom 24. März 1971, BGBl. 1975 II 283.

Beispiel: Sektion G: Physik, Klasse G10: Musikinstrumente, Unterklasse G10K: Tonerzeugungsvorrichtungen, Gruppe G10K 1/00: Glocken, Untergruppe G10K 1/071: Handglocken.

Siehe etwa Kingston, Direct Protection of Innovation; ETAN, Strategic Dimensions, 28; Kingston, Res. Pol’y 2001, 418 ff.; Reichman, Vand. L. Rev. 2000, 1743; Kingston, EIPR 2002, 508; Kingston, Prometheus 2005, 15 ff.

Gemeint sind Marktverhältnisse, bei denen die Entstehung und Weiterentwicklung von Innovationen aufgrund der Vielzahl der involvierten Rechtsinhaber behindert wird, da die Transaktionskosten für die Erlangung aller relevanten Schutzrechte den Innovationswert übersteigen.

Siehe etwa Merges, High Tech. L. J. 1992, 73; Kingston, Res. Pol’y 1994, 661.

Siehe DECLARATION ON PATENT PROTECTION, IIC 2014, 679, 685 f., Rn. 16 f.

Ausführlich dazu siehe Abschn. 3.2.3.3.

Siehe von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, 186 ff.; Popper, The Open Society, 96.

Ausführlich dazu Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmäcker, Abschn. VII.B; Lamping, Patentschutz und Marktmacht, 183 ff. Im Gegensatz zum amerikanischen Recht ahndet das europäische Kartellrecht nicht die Monopolisierung als solche. Im Rahmen des Art. 102 AEUV ist es ohne Belang, auf welche Weise das Unternehmen zu seiner dominanten Marktstellung gelangt ist. Siehe etwa EuGH, C-322/81, Michelin/Kommission, ECLI:EU:C:1983:313, Slg. 1983, 3461 (Rn. 57); Rs. C-333/94, Tetra Pak/Kommission, ECLI:EU:C:1996:436, Slg. I-1996, 5951 (Rn. 21); EuG T-65/89, BPB Industries/Kommission, ECLI:EU:T:1993:31, Slg. II-1993, 389 (Rn. 67); EuG T-219/99, British Airways/Kommission, ECLI:EU:T:2003:343, Slg. II-2003, 5917 (Rn. 242).

Nach st. Rspr. des EuGH ist der Missbrauch ein objektiver Begriff. Er erfasst die Verhaltensweisen, „die die Struktur eines Marktes beeinflussen können, auf dem der Wettbewerb gerade wegen der Anwesenheit des fraglichen Unternehmens bereits geschwächt ist, und die die Aufrechterhaltung des auf dem Markt noch bestehenden Wettbewerbs oder dessen Entwicklung durch die Verwendung von Mitteln behindern, welche von den Mitteln eines normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistungen der Marktbürger abweichen“ (vgl. EuGH, C-85/76, Hoffmann-La Roche/Kommission, ECLI:EU:C:1979:36, Slg. 1979, 461 (Rn. 91); Rs. C-95/04 P, British Airways/Kommission, ECLI:EU:C:2007:166, Slg. I-2007, 2331 (Rn. 66); C-31/80, L’Oréal/De Nieuwe, ECLI:EU:C:1980:289, Slg. 1980, 3775 (Rn. 27); C-322/81, Michelin/Kommission, ECLI:EU:C:1983:313, Slg. 1983, 3461 (Rn. 29), 70; Rs. C-62/86, AKZO/Kommission, ECLI:EU:C:1991:286, Slg. I-1991, 3359 (Rn. 69). Die bloße Feststellung, dass eine marktbeherrschende Stellung gegeben ist, beinhaltet für sich allein keinen Vorwurf gegenüber dem betreffenden Unternehmen (vgl. EuGH, C-322/81, Michelin/Kommission, ECLI:EU:C:1983:313, Slg. 1983, 3461 (Rn. 57).

Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. 2012 L 361/1.

Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht, ABl. 2013, C 175/1.

Ausführlich dazu DECLARATION ON PATENT PROTECTION, IIC 2014, 679.

Gemeint sind die in Art. 28 TRIPS dem Patentinhaber zugewiesenen ausschließlichen Rechte zur Herstellung, zum Gebrauch, zum Feilbieten, zum Verkauf sowie zur Einfuhr.

Beide sind gemäß der amtlichen Fußnote zu Art. 31 TRIPS insofern miteinander verknüpft, als mit „sonstiger Benutzung“ eine andere als die nach Art. 30 erlaubte Benutzung gemeint sein soll. Eine strenge Abgrenzung würde bedeuten, dass Maßnahmen nicht sowohl der einen als auch der anderen Gruppe zugeordnet werden können. Der nationale Gesetzgeber kann folglich nicht entscheiden, ob er sich nach den Kriterien des Art. 30 oder nach jenen des Art. 31 richtet (so etwa Reyes-Knoche, in: Stoll/Busche/Arend, Art. 30, Rn. 6; EUROPÄISCHE KOMMISSION, Compulsory Licensing, 9). Um dem Erfordernis der gegenseitigen Ausschließlichkeit gerecht zu werden, müsste entweder eine klare Abgrenzung zwischen Schranken und Zwangslizenzen oder aber, wenn Art. 30 auch letztere erfassen soll (so etwa Blakeney, TRIPS, 1996, Rn. 8.14; Weissman, U. Pa. J. Int’l Econ. L. 2004, 1119; Halewood, Osgoode Hall L. J. 1997, 271; Abbott, J. World Intell. Prop. 2002, 29), eine klare Abgrenzung zwischen verschiedenen Arten von Zwangslizenzen existieren, sodass eine Benutzung im Rahmen des Art. 30 nicht gleichzeitig eine Benutzung im Rahmen des Art. 31 darstellen kann. Alternativ ließe sich Art. 31 auch als Auffangtatbestand für alle a priori unerlaubten Benutzungen verstehen, die von keiner allgemein gefassten Schrankenregelung erfasst werden. Legitimiert werden damit alle Eingriffe in das Schutzrecht, gegen die sich der Rechtsinhaber theoretisch wehren könnte, die aber im Lichte einer im Einzelfall durchzuführenden Interessenabwägung erwünscht sein können bzw. hinnehmbar sein sollen.

Vgl. auch Art. 13 TRIPS (zum Urheberrecht), Art. 17 TRIPS (zum Markenrecht) und Art. 26 Abs. 2 TRIPS (zum Designrecht).

Siehe DECLARATION ON PATENT PROTECTION, IIC 2014, 679, 687, Rn. 22 ff., 694, Rn. 6.3.

Vereinzelt wird aus Art. 5A Abs. 2 PVÜ zwar abgeleitet, dass die Missbräuchlichkeit des Verhaltens des Patentinhabers eine zwingende – zu den Voraussetzungen des Art. 31 TRIPS hinzukommende – Bedingung für die Erteilung einer Zwangslizenz darstellt (so etwa Straus, in: Müller-Graff, 163; Straus, in: Beier/Schricker, 204 f.; Abbott, Widener L. Symposium J. 2001, 74). Die h.M. geht jedoch weder von einer restriktiven Auslegung des Art. 5A Abs. 2 PVÜ noch von einer daraus resultierenden Einschränkung des Art. 31 TRIPS aus (siehe etwa Bodenhausen, Guide, 70 f.; WIPO, Doc. SCP/3/3, 2009, Rn. 80; UNCTAD/ICTSD, Resource Book, 483; Gold/Lam, J. World Intell. Prop., 2005, 26 f.). Auch die in Art. 5A Abs. 4 PVÜ vorgesehene Frist, vor deren Ablauf keine Zwangslizenz wegen unterlassener oder ungenügender Ausübung erteilt werden darf, sollte in der Praxis kein wirkliches Hindernis darstellen. Der in der PVÜ als Beispiel genannte Missbrauchsfall der unterlassenen Ausübung ist historisch bedingt. Art. 5A Abs. 2 PVÜ ist Ausdruck der Überzeugung, dass mit dem Patent nicht nur Rechte sondern auch Pflichten einhergehen. Der Patentinhaber kann Dritte von der gewerblichen Nutzung der Erfindung ausschließen, ist aber gleichermaßen dafür verantwortlich, dass der Allgemeinheit die Früchte der Erfindung zuteil werden. Zu diesem Zweck räumt ihm die PVÜ eine Schonfrist von vier Jahren ein. Danach soll sich jeder an der Kommerzialisierung der geschützten Erfindung versuchen dürfen, sofern dies dem Patentinhaber bis dahin nicht gelungen ist und er seine Untätigkeit nicht mit berechtigten Gründen entschuldigen kann. In jedem Fall bezieht sich die Frist des Art. 5A Abs. 4 PVÜ aber nur auf die einfache Untätigkeit. Sie greift nicht, wenn zu der einfachen Nichtausübung des Patents ein öffentliches Interesse an der Ausübung hinzutritt – dazu gehören wohlgemerkt auch die Befriedigung einer bestehenden Nachfrage oder die Förderung des Wettbewerbs auf den betroffenen Innovationsmärkten. Dafür spricht nicht zuletzt, dass die Wahrung eines öffentlichen Interesses nicht davon abhängig sein kann, ob der Patentinhaber seine Untätigkeit mit berechtigten Gründen entschuldigen kann. Art. 5A regelt insofern ausschließlich die Fälle, in denen Dritte einen Anspruch auf Einräumung einer Zwangslizenz gelten machen, ohne dass dies im öffentlichen Interesse geboten wäre.

DECLARATION ON PATENT PROTECTION, IIC 2014, 679, 694, Rn. 7.1; siehe auch UNCTAD/ICTSD, Resource Book, 468, 487; CIPR, Integrating Intellectual Property Rights, 119; WIPO, Doc. SCP/3/3, 2009, Rn. 142; EUROPÄISCHE KOMMISSION, Compulsory Licensing, 1, 4; Correa, TRIPS, 314 f., 318, 319 f.; Eikermann in: Stoll/Busche/Arend, Art. 31, Rn. 18, 22; Blakeney, TRIPS, Rn. 8.22; Gervais, The TRIPS Agreement, Rn. 2.282; Correa in: Correa/Yusuf, 247; Watal, Intellectual Property Rights, 323; Burgeois, in: Cottier/Verón, 98 ff.; Taubman, J. Int’l Econ. L. 2008, 934; relativierend Straus, in: Müller-Graff, 163; Straus, in: Beier/Schricker, 204 f.; Heinemann, Immaterialgüterschutz, 589; Abbott, Widener L. Symposium J. 2001, 74.

Im Rahmen von Art. 31(c) und (g) TRIPS ist sicherzustellen, dass der Lizenznehmer in der Lage ist, die im Zusammenhang mit der Ausübung der Zwangslizenz aufgebrachten Investitionen zu kompensieren. Siehe UNCTAD/ICTSD, Resource Book, 473; Watal, Intellectual Property Rights, 324; Eikermann, in: Stoll/Busche/Arend, Art. 31, Rn. 44; Carvalho, The TRIPS Regime of Patent Rights, Rn. 31.61; Gervais, The TRIPS Agreement, Rn. 2.283; Correa, TRIPS, 322; Correa, in: Correa/Yusuf, 251.

Hinsichtlich der Frage, welche Einschränkungen aus diesem Erfordernis resultieren, sind die Meinungen geteilt. Einige richten sich nach Absatzwert bzw. –volumen. Demnach könnten nicht mehr als 49,9 % der hergestellten Produkte exportiert bzw. nicht mehr als 49,9 % der Einnahmen durch Exporte generiert werden (siehe etwa Correa, TRIPS, 321; Reichman/Hasenzahl, Non-voluntary Licensing, 16; Subramanian, A., World Intell. Prop. 2001, 326). Dem wird entgegengehalten, dass kleinere Mitgliedstaaten zu einer unrentablen Produktion gezwungen werden könnten (siehe etwa Cottier, J. World Intell. Prop. 2003, 387 ff.; Berger, Conn. J. Int’l L. 2002, 209; Weissman, U. Pa. J. Int’l Econ. L. 1996, 1114). Von anderen wird das Erfordernis dahingehend verstanden, dass in keinem der Importländer größere Mengen als im Inland abgesetzt werden dürfen. Das würde wiederum nicht ausschließen, dass der Großteil der Produktion ins Ausland exportiert wird, eine proportionale Beschränkung bestünde aber dennoch. Nach einer dritten Meinung soll es darauf ankommen, dass der primäre Zweck der Zwangslizenz in der vorwiegenden Versorgung des Inlandsmarktes liegt. Demzufolge käme es allein auf die Intention an (siehe etwa Carvalho, The TRIPS Regime of Patent Rights, Rn. 31.46; Staehelin, Das TRIPS-Abkommen, 152; Hestermeyer, Human Rights, 251; Rott, GRUR Int. 2003, 114).

Siehe auch WTO, Doc. WT/MIN(01)/DEC/1, Rn. 17 ff.; WTO, Doc. WT/MIN(01)/DEC/2, Rn. 6; WTO, Doc. WT/L/54; WTO, Doc. WT/L/641; Beschluss des Rates 2007/768/EG vom 19.11.2007 über die Annahme – im Namen der Europäischen Gemeinschaft – des am 6. Dezember 2005 in Genf unterzeichneten Protokolls zur Änderung des TRIPS-Übereinkommens, ABl. 2007, L 311/35.

Näher zu den einzelnen Voraussetzungen DECLARATION ON PATENT PROTECTION, IIC 2014, 679, 688 f., Rn. 27 ff., 694 f., Rn. 7.1 ff.

Siehe Straus, in: Beier/Schricker, 204.

Siehe Eikermann, in: Stoll/Busche/Arend, Art. 31, Rn. 16; Carvalho, The TRIPS Regime of Patent Rights, Rn. 31.1.

Dass eine Zwangslizenz nicht grundlos oder willkürlich erteilt werden darf, ergibt sich auch aus dem Zusammenhang von Art. 31(a), (c) und (g) TRIPS.

Zu letzteren gehört, je nach rechtlicher Ausgestaltung (siehe etwa Carvalho, The TRIPS Regime of Patent Rights, Rn. 31.10), auch die staatliche Benutzungsanordnung („government“ oder „Crown use“). Diese bleibt zum Zwecke der nachfolgenden Untersuchung allerdings außer Betracht (näher dazu Kraßer, Patentrecht, 840; DECLARATION ON PATENT PROTECTION, IIC 2014, 679, 690, Rn. 24). Der Ursprung der staatlichen Benutzungsanordnung liegt im späten Mittelalter. Im Jahr 1460 wurde einem gewissen Jacobus ein Patent für eine „Vorrichtung zum Heben von stehendem Süß- oder Salzwasser“ erteilt. Es war jedem verwehrt, die Vorrichtung ohne ausdrückliche Lizenz (expressa licentia) nachzubauen. Der Staat sicherte sich jedoch das Recht, „solche Werke und Vorrichtungen für das Arsenal sowie für die anderen Teile der Festwerke bauen zu lassen“ (siehe Berkenfeld, GRUR 1949, 140).

Siehe WIPO, Doc. SCP/3/3, 2009, Rn. 74 f., 138.

Für einen Überblick über die weltweit meistverbreiteten Schutzbeschränkungen siehe WIPO, Doc. SCP/15/3, 2009, Annex I, 29 f.; WIPO, Doc. SCP/12/3 Rev. 2, 2009, Annex II, 97 ff.

Vgl. § 11 Nr. 1 PatG (Deutschland); Art. 60 Abs. 5(a) Patents Act (Großbritannien); Art. 42(a) Patents Act (Irland); Art. L 613-5(a) Code de la propriété intellectuelle (Frankreich); Art. 68 Abs. 1(a) Codice della proprietà industriale (Italien); Art. 52 Abs. 1(a) Ley de Patentes (Spanien); Art. 102(a) Código da Propiedade Industrial (Portugal); Art. 3 Abs. 3(i) Patentloven (Dänemark); Art. 28 Abs. 1(a) Loi sur les brevets d’invention (Belgien); Art. 18(d) Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (Tschechien); Art. 20 Nr. 1 Зaкoн зa пaтeнтитe и peгиcтpaциятa нa пoлeзнитe мoдeлиб изм (Bulgarien); § 16 Abs. 5 Patendi Seadus (Estland); Art. 3 Nr. 1 Patenttilaki (Finnland); Art. 10 Abs. 2(a) Nόμoς Σχετιkά με τη μεταφoρά τεχνoλoγίας, τις εφευρέσεις kαι την τεχνoλoγιkή kαινoτoμία (Griechenland); Art. 20 Nr. 1 Patentu Likums (Lettland); Art. 26 Nr. 1 Patentų įstatymas (Litauen); Art. 47(a) Loi portant modification du régime des brevets d’invention (Luxemburg); Art. 27 Abs. 6(a) Att Dwar Il-Privattivi Industrijali U D-Disinni (Malta); Art. 34(c) Legea privind brevetele de inventie (Rumänien); Art. 16 Abs. 1(e) Patentový zákon (Slowakei); Art. 19(a) Zakon o industrijski lastnini (Slowenien); Art. 19 Abs. 6a Évi törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (Ungarn) – jeweils in der zum Zeitpunkt der Publikation geltenden Fassung.

Vgl. § 11 Nr. 2 PatG (Deutschland); § 11 Abs. 1 PatG (Österreich); Art. 60 Abs. 5(b) Patents Act (Großbritannien); Art. 42(b) Patents Act (Irland); Art. L 613-5(b) Code de la propriété intellectuelle (Frankreich); Art. 68 Abs. 1(a) Codice della proprietà industriale (Italien); Art. 52 Abs. 1(b) Ley de Patentes (Spanien); Art. 3 Abs. 3(iii) Patentloven (Dänemark); Art. 53 Abs. 3 Rijkswet houdende regels met betrekking tot octrooien (Niederlande); Art. 69 Abs. 1(iii) Prawo własności przemysłowej (Polen); Art. 102(c) Código da Propiedade Industrial (Portugal); Art. 28 Abs. 1(b) Loi sur les brevets d’invention (Belgien); Art. 18(e) Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (Tschechien); Art. 20 Nr. 2 Зaкoн зa пaтeнтитe и peгиcтpaциятa нa пoлeзнитe мoдeлиб изм (Bulgarien); Art. 3 Nr. 3 Patenttilaki (Finnland); Art. 10 Abs. 2(a) Nόμoς Σχετιkά με τη μεταφoρά τεχνoλoγίας, τις εφευρέσεις kαι την τεχνoλoγιkή kαινoτoμία (Griechenland); Art. 20 Nr. 2 Patentu Likums (Lettland); Art. 26 Nr. 2 Patentų įstatymas (Litauen); Art. 47b Loi portant modification du régime des brevets d’invention (Luxemburg); Art. 27 Abs. 6(b) Att Dwar Il-Privattivi Industrijali U D-Disinni (Malta); Art. 34e Legea privind brevetele de inventie (Rumänien); Art. 16 Abs. 1(f) Patentový zákon (Slowakei); Art. 19(b) Zakon o industrijski lastnini (Slowenien); Art. 19 Abs. 6b Évi törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (Ungarn) – jeweils in der zum Zeitpunkt der Publikation geltenden Fassung.

Vgl. Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel, ABl. 2001, L 311/67; Art. 13 Abs. 6 der Richtlinie 2001/82/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel, ABl. 2001, L 311/1.

Vgl. § 11 Nr. 3 PatG (Deutschland); Art. 60 Abs. 5(c) Patents Act (Großbritannien); Art. 42(c) Patents Act (Irland); Art. L 613-5c) Code de la propriété intellectuelle (Frankreich); Art. 68 Abs. 1(b) Codice della proprietà industriale (Italien); Art. 52 Abs. 1(c) Ley de Patentes (Spanien); Art. 3 Abs. 3(v) Patentloven (Dänemark); Art. 69 Abs. 1(v) Prawo własności przemysłowej (Polen); Art. 102(b) Código da Propiedade Industrial (Portugal); Art. 28 Abs. 1(c) Loi sur les brevets d’invention (Belgien); Art. 18(c) Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (Tschechien); Art. 20 Nr. 3 Зaкoн зa пaтeнтитe и peгиcтpaциятa нa пoлeзнитe мoдeлиб изм (Bulgarien); § 16 Abs. 4 Patendi Seadus (Estland); Art. 3 Nr. 5 Patenttilaki (Finnland); Art. 10 Abs. 2(c) Nόμoς Σχετιkά με τη μεταφoρά τεχνoλoγίας, τις εφευρέσεις kαι την τεχνoλoγιkή kαινoτoμία (Griechenland); Art. 20 Nr. 4 Patentu Likums (Lettland); Art. 26 Nr. 3 Patentų įstatymas (Litauen); Art. 47c Loi portant modification du régime des brevets d’invention (Luxemburg); Art. 27 Abs. 6(c) Att Dwar Il-Privattivi Industrijali U D-Disinni (Malta); Art. 16 Abs. 1(d) Patentový zákon (Slowakei); Art. 19(c) Zakon o industrijski lastnini (Slowenien); Art. 19 Abs. 6(c) Évi törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (Ungarn) – jeweils in der zum Zeitpunkt der Publikation geltenden Fassung.

Vgl. Art. 5^ter PVÜ, der eine Ausnahme für den an Bord von Schiffen, Luft- oder Landfahrzeugen stattfindenden Gebrauch patentierter Erfindungen vorsieht, sowie Art. 27 des Chicagoer Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt, der den Einflug eines in der internationalen Luftfahrt verwendeten Luftfahrzeuges betrifft. Beide Schranken dienen der Gewährleistung eines ungestörten grenzüberschreitenden Verkehrs.

Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass der Begriff der Gewerbs- bzw. Betriebsmäßigkeit überdehnt wird. Zum früheren deutschen Recht Kraßer, Patentrecht, 786.

Siehe WIPO, Doc. SCP/15/3, 2010, Annex I, 65. Dass beide Optionen für die gleiche Regelungsmaterie in Betracht kommen, zeigt das Beispiel der Behandlungsverfahren. In Deutschland werden gemäß § 2a(1) Z. 2 PatG keine Patente für Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, erteilt. Den gleichen Zweck erfüllt in den USA eine Ausnahmevorschrift: 35 USC § 281 (c) beschränkt die Rechte des Patentinhabers gegenüber Ärzten, die den geschützten Gegentand zum Zwecke der medizinischen Behandlung einsetzen.

Näher dazu Kraßer, Patentrecht, 819 ff.; Götting/Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, 184 f.; Keukenschrijver, in: Busse, zu § 12, Rn. 12 ff.; rechtsvergleichend Müller, Zukünftige Gestaltung, 28 ff., 84 ff.; Eichmann, GRUR Int. 1967, 378 ff.

Der Vorbenutzer muss mit der gewerblichen Anwendung der Erfindung im Inland zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits begonnen haben. Die einfache Kenntnis des Erfindungsgedankens begründet noch kein Vorbenutzungsrecht. Vielmehr ist ein betätigter Erfindungsbesitz erforderlich, der sich zu einem Besitzstand verdichtet hat. Siehe Kraßer, Patentrecht, 847.

Näher dazu Schweitzer/Hummer/Obwexer, Europarecht, 305 ff.

Vgl. § 24 Abs. 5 PatG (Deutschland); Art. 48A Abs. 1(a) Patents Act (Großbritannien); Art. 83 i.V.m. 86(a) Ley de Patentes (Spanien); § 36 Abs. 4 PatG (Österreich); Art. 45 Abs. 1 Patentloven (Dänemark); Art. 57 Abs. 2 Rijkswet houdende regels met betrekking tot octrooien (Niederlande); Art. 107 Abs. 1(a) Código da Propiedade Industrial (Portugal); Art. 45 Patentlag (Schweden); Art. 31 Abs. 1 Nr. 1 Loi sur les brevets d’invention (Belgien); Art. 20 Abs. 1 Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (Tschechien); Art. 31 Abs. 1 Nr. 2 Зaкoн зa пaтeнтитe и peгиcтpaциятa нa пoлeзнитe мoдeлиб изм (Bulgarien); § 47 Abs. 2 Patendi Seadus (Estland); Art. 13 Abs. 1(b) Nόμoς Σχετιkά με τη μεταφoρά τεχνoλoγίας, τις εφευρέσεις kαι την τεχνoλoγιkή kαινoτoμία (Griechenland); Art. 70 Abs. 2(b) Patents Act (Irland); Art. 59 Nr. 1(b) Loi portant modification du régime des brevets d’invention (Luxemburg); Art. 46 Abs. 2 Legea privind brevetele de inventie (Rumänien); Art. 27 Abs. 1(c) Patentový zákon (Slowakei); Art. 31 Évi törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (Ungarn) – jeweils in der zum Zeitpunkt der Publikation geltenden Fassung.

Anders als im Falle der Zwangslizenz infolge einer unzureichenden Versorgung des inländischen Marktes ist nicht erforderlich, dass die mangelnde Ausübung zu einer Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses führt. Dafür kann die Zwangslizenz aber erst nach Ablauf der in Art. 5A Abs. 4 PVÜ festgelegten Fristen erteilt werden und nur insoweit, wie der Patentinhaber seine Untätigkeit nicht mit berechtigten Gründen entschuldigen kann. Vgl. Art. 31 Abs. 1 Nr. 1 Зaкoн зa пaтeнтитe и peгиcтpaциятa нa пoлeзнитe мoдeлиб изм (Bulgarien); Art. 45 Patenttilaki (Finnland); Art. 13 Abs. 1(a) Nόμoς Σχετιkά με τη μεταφoρά τεχνoλoγίας, τις εφευρέσεις kαι την τεχνoλoγιkή kαινoτoμία (Griechenland); Art. 54 Abs. 1 Patentu Likums (Lettland); Art. 57 Abs. 2 Rijkswet houdende regels met betrekking tot octrooien (Niederlande); Art. 46 Abs. 1 Legea privind brevetele de inventie (Rumänien); Art. 45 Patentlag (Schweden); Art. 27 Abs. 1(a) Patentový zákon (Slowakei); Art. 20 Abs. 1 Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (Tschechien) – jeweils in der zum Zeitpunkt der Publikation geltenden Fassung.

Vgl. Art. 90 Abs. 2 S. 2 Ley de Patentes (Spanien); Art. 54 Abs. 3 Nr. 1 Patentu Likums (Lettland); Art. 48A Abs. 1(b) und (c) Patents Act (Großbritannien); Art. 70 Abs. 1(b) Patents Act (Irland) – jeweils in der zum Zeitpunkt der Publikation geltenden Fassung.

Vgl. Art. 90 Abs. 2 S. 1 Ley de Patentes (Spanien); Art. L 613–16 Code de la propriété intellectuelle (Frankreich); Art. 82 Abs. 1(i) Prawo własności przemysłowej (Polen); § 47 Abs. 4 Patendi Seadus (Estland); Art. 14 Abs. 1 Nόμoς Σχετιkά με τη μεταφoρά τεχνoλoγίας, τις εφευρέσεις kαι την τεχνoλoγιkή kαινoτoμία (Griechenland); Art. 39 Abs. 1 Patentų įstatymas (Litauen); Art. 40 Att Dwar Il-Privattivi Industrijali U D-Disinni (Malta); Art. 125 Abs. 1(a) Zakon o industrijski lastnini (Slowenien) – jeweils in der zum Zeitpunkt der Publikation geltenden Fassung.

Art. 31(l) TRIPS setzt allerdings voraus, dass die abhängige Erfindung im Vergleich zu der durch das ältere Patent geschützten Erfindung einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist. Vgl. § 24 Abs. 2 und 3 PatG (Deutschland); Art. 86(c) Ley de Patentes (Spanien); § 36 Abs. 1 PatG (Österreich); Art. 46 Abs. 1 Patentloven (Dänemark); Art. L 613–15 Code de la propriété intellectuelle (Frankreich); Art. 82 Abs. 1(iii) Prawo własności przemysłowej (Polen); Art. 107 Abs. 1(b) Código da Propiedade Industrial (Portugal); Art. 31 Abs. 1 Nr. 2 Loi sur les brevets d’invention (Belgien); Art. 32 Abs. 4 Зaкoн зa пaтeнтитe и peгиcтpaциятa нa пoлeзнитe мoдeлиб изм (Bulgarien); § 47 Abs. 3 Patendi Seadus (Estland); Art. 46 Patenttilaki (Finnland); Art. 70 Abs. 2 Patents Act (Irland); Art. 54 Abs. 3 Nr. 2 Patentu Likums (Lettland); Art. 39 Abs. 2 Patentų įstatymas (Litauen); Art. 62 Loi portant modification du régime des brevets d’invention (Luxemburg); Art. 39 Abs. 8 Att Dwar Il-Privattivi Industrijali U D-Disinni (Malta); Art. 126 Abs. 2 Zakon o industrijski lastnini (Slowenien); Art. 32 Évi törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (Ungarn) – jeweils in der zum Zeitpunkt der Publikation geltenden Fassung.

Siehe Eikermann; in: Stoll/Busche/Arend, zu Art. 31, Rn. 28, Carvalho, The TRIPS Regime of Patent Rights, 2010, Rn. 8.20, 31.13, 31.19, 31.22 f., Correa, TRIPS, 2007, 318; Correa, in: Correa/Yusuf, 246 (248); Correa, Intellectual Property Rights, IV.1; Correa, in: Maskus/Reichman, 243; Watal, Intellectual Property Rights, 323.

In Deutschland wurde die Bedingung eines öffentlichen Interesses bei Abhängigkeitslizenzen durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 21.1.2005 (BGBl. 2005 I 146 ff.) gestrichen.

Wenn dies im nationalen Recht vorgesehen ist, kann der Verletzer anstelle der Anwendung von Abhilfemaßnahmen die Zahlung einer Abfindung an den Schutzrechtsinhaber beantragen, sofern er weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt hat, ihm aus der Durchführung der betreffenden Maßnahmen ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen würde und die Zahlung einer Abfindung an die geschädigte Partei als angemessene Entschädigung erscheint (vgl. Art. 12 DurchsetzungsRL).

Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. 2012 C 326/2.

Siehe etwa EuG T-111/96, ITT Promedia/Kommission, ECLI:EU:T:1998:183, Slg. II-1998, 2937 (Rn. 30, 55 f.); EuG verb. Rs. T-24/93, T-25/93, T-26/93 u. T-28/93, Compagnie Maritime Belge/Dafra et. al., ECLI:EU:T:1996:139, Slg. II-1996, 1201, (Rn. 107); Entsch. der Kommission 87/500/EWG, BBI/Boosey & Hawkes, ABl. 1987, L 286/36, Rn. 19; Entsch. der Kommission 89/113/EWG, Decca Navigator System, ABl. 1989, L 43/27, Rn. 21 ff. Näher dazu Eilmansberger, in: Hirsch/Montag/Säcker, zu Art. 82, Rn. 553; Schröter, in: Schröter/Jakob/Mederer, zu Art. 82, Rn. 205.

In der DurchsetzungsRL sind nicht nur die Voraussetzungen für eine wirksame Durchsetzung von Immaterialgüterrechten geregelt. Die Richtlinie besagt auch, dass die im Falle einer Schutzrechtsverletzung zu ergreifenden Maßnahmen den Umständen des Einzelfalles, einschließlich der Sonderaspekte des betroffenen Immaterialgüterrechts Rechnung tragen müssen (vgl. Ewg. 17 der Richtlinie). Solche Maßnahmen müssen fair und gerecht sein. Darüber hinaus müssen sie wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und so angewendet werden, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist (vgl. Art. 3 der Richtlinie).

OGH, 14Ob8/86 – Bohrmaschinen, ÖBl 1986, 61.

Grundlegend BGH, II ZR 15/56, NJW 1957, 1358.

Siehe etwa BGH, X ZR 150/98 – Temperaturwächter, GRUR 2001, 323.

Näher dazu Lamping, Patentschutz und Marktmacht, 2010, 434 ff.; Steinke, Die Verwirkung, 146 ff.; Knecht-Kleber, Die Verwirkung, 76 ff.; Klaka, GRUR 1978, 73.

Klaka, GRUR 1978, 70 ff.; K<Emphasis Type="SmallCaps">raßer, Patentrecht, 899; Nieder, Die Patentverletzung, 229 ff.; Scharen, in: Benkard, zu § 9 PatG, Rn. 65 f.

Ausführlich dazu siehe Abschn. 3.3.1.3.1.

Der Verein konstituierte sich am 28. Mai 1874 unter dem Präsidium von Werner von Siemens. Zu den Vorstandsmitgliedern gehörten prominente Verfechter des Patentschutzes aus den Bereichen der Wissenschaft und der Industrie. Laut Statuten bestand die Aufgabe des Vereins darin, „die Vorurteile gegen den Patentschutz zu bekämpfen“ und insbesondere die „Einwürfe, die gegen den Patentschutz erhoben werden, so namentlich die Bedenken, dass Erfindungspatente Monopole erzeugen, welche die Gewerbefreiheit beschränken, zu beseitigen“.

Op. cit, 46 ff., 84.

Op. cit, 85.

Klostermann, zit. n. Grothe, Patentgesetz, 85; aus der jüngeren Litaratur Ladas, Patents, Trademarks and Related Rights, 427; Beier, IIC 1999, 260; McFetridge, in: Anderson/Gallini, 80; mit Bezug zum Urheberrecht siehe WIPO, Records Bd. II, 884.

Aus kartellrechtlicher Perspektive Drexl u. a., IIC 2006, 566; Drexl, IIC 2004, 806 f.; Conde Gallego, GRUR Int. 2006, 27 f.; Lamping, Patentschutz und Marktmacht, 2010, 286 f.

Siehe Lehmann, GRUR Int. 1983, 356 (360 f.); von Weizsäcker, Kyklos 1981, 345 ff.

Wenn das Unionsrecht die Errichtung eines Systems vorsieht, das den Wettbewerb vor Verfälschungen schützt, „so fordert es erst recht, dass der Wettbewerb nicht ausgeschaltet wird“ (EuGH C-6/72, Europemballage u. Continental Can/Kommission, ECLI:EU:C:1973:22, Slg. 1973, 215 (Rn. 24)). Das gilt freilich nicht nur für den Produkt- und Dienstleistungswettbewerb, sondern muss auch für den Innovationswettbewerb gelten.

Die Verordnung sieht zum Beispiel auch vor, dass dem Inhaber des Sortenschutzrechts Verpflichtungen auferlegt werden können, denen er nachkommen muss, damit das Zwangsnutzungsrecht auch genutzt werden kann (vgl. Art. 29 Abs. 3 der SortenschutzVO).

Ausführlich dazu siehe Abschn. 3.2.3.2.

Ratsdok. Nr. 16113/09 Add. 1 vom 27. November 2009, Allgemeine Ausrichtung zum Vorschlag für eine Verordnung über das Gemeinschaftspatent, Art. 21 ff.

Ausgenommen sind die Mitgliedstaaten, die an der verstärkten Zusammenarbeit nicht teilnehmen. Ausführlich dazu siehe Abschn. 3.3.1.3.1.

Siehe Hilty u. a., Twelve Reasons, 5; Ullrich, Select from within the System, 42 ff.

Siehe MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 500 F.Supp.2d 556, 569 (E.D. Va. 2007).

Siehe Jaffe/Lerner, Innovation, 112; Conrad, Rev. Litigation 2007, 150; Mulder, Berkeley Tech. L.J. 2007, 81 f.; Diessel, Mich. L. Rev. 2007, 315 ff.; Beckerman-rodau, J. Pat. & Tradem. Off. Soc’ 2007, 654 ff.; Subramanian, S., IIC 2008, 440; Ellis u. a., Fed. Cir. B.J. 2008, 442 ff.

Siehe May, John Marshall Rev. Intell. Prop. L. 2007, 681; Ntouvas, GRUR Int. 2006, 891; Carroll, Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 2007, 434; Osterrieth, GRUR 2009, 542.

Näher dazu Lamping, Patentschutz und Marktmacht, 2010, 365 ff.; Ohly, GRUR Int. 2008, 787 ff.; Uhrich, ZGE 2009, 59 ff.

Lesenswert sind in diesem Zusammenhang die Schlussanträge von GA Kirschner im Fall Tetra Pak zur kartellrechtlichen Missbräuchlichkeit einer Lizenzverweigerung: Beim originären Erwerb eines Patents schütze das Unternehmen seine eigene Entwicklungsleistung vor der Nachahmung durch Dritte. Der Lizenznehmer mache sich dagegen die Entwicklungsleistung Dritter zu eigen (gleiches gilt für Patentverwerter). Das sei legitim, unterscheide seine Rechtsstellung aber von der des originären Schutzrechtsinhabers. Bei diesem gehöre der ausschließliche Charakter des Rechts zu dessen Substanz und soll ihm ermöglichen, einen Ausgleich für seine Erfindertätigkeit zu erlangen. Für den Lizenznehmer (und den Patentverwerter) gehe es wiederum nicht um den Lohn für eigene Anstrengungen und Risiken bei der Entwicklung des geschützten Gutes (diesen Lohn zahle er an den Erfinder), sondern um die möglichst gewinnbringende Nutzung einer Investition. Hierauf stützt Kirschner seine Schlussfolgerung, wonach die Sonderstellung, die der Inhaber eines Schutzrechts im Rahmen von Art. 102 AEUV genieße, nicht auf Lizenznehmer zu erstrecken sei. Siehe Schlussanträge GA Kirschner zu EuG T-51/89, Tetra Pak Rausing/Kommission, ECLI:EU:T:1990:41, Slg. II-1990, 309 (Rn. 74).

Erfasst sind insofern auch Fälle, bei denen der Patentinhaber die Existenz von Ausschlussrechten bewusst verschweigt (vgl. COMP/38.636 – Rambus), nicht aber solche, bei denen der Patentinhaber von der Inkorporation seiner Rechte in den Standard nichts wusste und wissen konnte. In Fällen lässt sich eine Versagung der Unterlassung (vorbehaltlich eines Eingriffs auf kartellrechtlicher Grundlage) allenfalls aufgrund von Verhältnismäßigkeitserwägungen rechtfertigen.

llrich, in: Leistner, 14.

Concurring Opinion von Kennedy, Stevens, Souter u. Breyer in Sachen eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 396 f. (2006).

Siehe Lemley/Shapiro, Tex. L. Rev. 2007, 2037 ff.; Shapiro, Injunctions; Golden, Tex. L. Rev. 2007, 2124 ff.; Elhauge, J. Comp. L. & Econ. 2008, 535 ff.; Sidak, Minn. L. Rev. 2008, 731 ff.; Lemley/Shapiro, Tex. L. Rev. 2007, 2163 ff.

Siehe Lemley/Shapiro, Tex. L. Rev. 2007, 2036 f.; Broyles/Hubbard, IPTLJ 2006, 7; Carroll, Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 2007, 438.

Vgl. etwa § 111 UrhG (Deutschland). Der deutsche Gesetzgeber hatte laut amtl. Begr. zu § 111 des Entwurfs (BT-Drucks. IV/270) mit dieser Vorschrift vor allem den Filmhersteller im Auge, der sich „versehentlich ein zur Auswertung des Filmwerkes erforderliches Nutzungsrecht nicht hat einräumen lassen“.

Dies ist schon deswegen zu vermeiden, weil es dadurch insofern zu einer Verfälschung des Wettbewerbs kommen könnte, als andere Lizenznehmer, die auf demselben Markt wie der Verletzer tätig sind, schlechtergestellt wären.

In folgenden Ländern, die eine Zwangslizenz im Gesetz vorsehen, findet diese nach eigenen Angaben keine Anwendung (wovon allerdings nicht darauf geschlossen werden kann, dass sie keine praktische Relevanz – im Sinne einer den Patentinhaber disziplinierenden Wirkung – besitzt): Australien (WIPO, IP/Q3/AUS/1, 14); Österreich (IP/Q3/AUT/3, 7); Tschechien (IP/Q3/CZE/1, 3, 10); Deutschland (IP/Q3/DEU/1, 8); Dänemark (IP/Q3/DNK/1, 10); Finnland (IP/Q3/FIN/1, 6); Belgien (IP/Q3/BEL/1, 7); Bulgarien (IP/Q3/BGR/1, 15); Griechenland (IP/Q3/GRC/1, 8); Ungarn (IP/Q3/HUN/1, 11); Irland (IP/Q3/IRL/1, 6); Italien (IP/Q3/ITA/1, 4); Japan (IP/Q3/JPN/1, 12); Liechtenstein (IP/Q3/LIE/1, 8 f.); Niederlande (IP/Q3/NLD/1, 5); Norwegen (IP/Q3/NOR/1, 11); Neuseeland (IP/Q3/NZL/1, 3); Portugal (IP/Q3/PRT/1, 7); Slowakei (IP/Q3/SVK/1, 11); Slowenien (IP/Q3/SVN/1, 8); Schweden (IP/Q3/SWE/1, 7); Südafrika (IP/Q3/ZAF/1, 4 ff.); Chile (IP/Q/CHL/1, 14); Kolumbien (IP/Q/COL/1, 74); Ägypten (IP/Q/EGY/1, 54); Guatemala (IP/Q/GTM/1, 56); Hongkong (IP/Q/HKG/1, 6); Israel (IP/Q/ISR/1, 10); Korea (IP/Q/KOR/1, 11); Kuwait (IP/Q/KWT/1, 34); Santa Lucia (IP/Q/LCA/1, 44); Litauen (IP/Q/LTU/1, 28); Peru (IP/Q/PER/1, 49); Paraguay (IP/Q/PRY/1, 69); Qatar (IP/Q/QAT/1, 20).

Siehe auch Dreier, in: Dreyfuss/Zimmermann/First, 295 ff.; Ullrich, in: Dreyfuss/Zimmermann/First, 365 (378 ff.); Lamping, Patentschutz und Marktmacht, 2010, 441 ff.; Ullrich, in: Klafkowska-Waśniowska u. a., 425 (427 ff.); Früh, Immaterialgüterrechte und der relevante Markt; Hilty, in: Hilty/Drexl/Nordemann, 119 (125 ff.); Hilty, GRUR 2009, 633 ff.

Siehe Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmäcker, Abschn. VII.B; Lamping, Patentschutz und Marktmacht, 2010, 236 ff.

Siehe DECLARATION ON PATENT PROTECTION, IIC 2014, 679, 681, Rn. 1 ff.

Siehe Hilty u. a., Twelve Reasons, 1 ff.; Jaeger, IIC 2012, 286 ff.; Jaeger, EuZW 2013, 15 ff.; Ullrich, Select from within the System, 5 ff.; Lamping, IIC 2011, 879.

Für die Auslegung von Zwangslizenzen bedeutet dies beispielsweise, dass sich die Auslegungskompetenz des EuGH nur auf die Zwangslizenz bei Abhängigkeiten zwischen Pflanzensorten und Patenten für biotechnologische Erfindungen (vgl. Art. 12 der BioPatRL) und das vom Gemeinschaftlichen Sortenamt erteilte Zwangsnutzungsrecht für Pflanzensorten (vgl. Art. 29 der SortenschutzVO) erstreckt. Im Bereich der Schranken hat der EuGH beispielsweise Zugriff auf das Farmer- bzw. Züchterprivileg (vgl. Art. 14 SortenschutzVO), die Bolar-Bestimmung (vgl. Art. 10 Abs. 6 RL 2001/83/EG) sowie Ausnahmen im Bereich der Biotechnologie (vgl. Art. 10 BioPatRL) und der Dekompilierung von Software (vgl. Art. 5 und 6 SoftwareRL), nicht dagegen auf den Privatgebrauch, das Apothekerprivileg oder das Versuchsprivileg.

Für diese Hypothesen vgl. Abschn. 3.1.3.1.1. a.E.

Rehbinder/Peukert, Urheberrecht, 2015, Rn. 124.

Loewenheim, in: Loewenheim, Handbuch, 2.

Schricker/Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, Einl. Rn. 7.

Für eine Übersicht vgl. beispielsweise Jolls/Sunstein/Thaler, Stan. L. Rev. 1998, 1471, 1476 ff.; Kahneman/Knetsch/Thaler, J. Pol. Econ.1990, 1325 ff.

Buccafusco/Sprigman, Cornell L. Rev. 2010, 1 ff.; Jolls/Sunstein, J. Legal Stud. 2006, 199, 220 ff.

Ohly, in: Depenheuer/Peifer, 144.

Gordon, U. Dayton L. Rev. 1992, 853 ff.; vgl. dazu auch Engel, Geistiges Eigentum als Anreiz zur Innovation – Die Grenzen des Arguments, abrufbar am 1. September 2014 unter: www.​coll.​mpg.​de/​pdf_​dat/​2007_​04bonline.​pdf.

132 S.Ct. 873, 181 L.Ed.2d 835 – Golan v. Holder, Abschn. II, C.

Hilty, in: Ohly/Klippel, 111, m.w.N.; Ohly, in: Leistner, 198; Ohly/Sosnitza, UWG, § 4.9 Rn. 9/2 für den Grundsatz der Nachahmungsfreiheit im Wettbewerbsrecht; ähnlich Hoeren, GRUR 1997, 869 f.; Ders., MMR 2000, 3; auch Hilty, in: Hilty/Henning-Bodewig, 2 f.; zu den marktregulatorischen Eigenschaften des Immaterialgüterrechts vgl. Lemley, Harv. J. L. & Pub. Pol’y 2013, 109.

Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Stellungnahme zum Gesetzesentwurf für eine Ergänzung des Urheberrechtsgesetzes durch ein Leistungsschutzrecht für Verleger, 2013, abrufbar am 17. September 2015 unter: http://​www.​ip.​mpg.​de/​fileadmin/​templates/​pdf/​Leistungsschutzr​echt_​fuer_​Verleger_​01.​pdf.

Aplin, in: Derclaye, 49 ff.; Dreier, in: Dreier/Hugenholtz, Art. 2 Berne Convention, 11.

Ausnahme ist hier Art. 2 Abs. 5 RBÜ, der für den Schutz von Sammlungen von Werken der Literatur und Kunst (Sammelwerken) eine „geistige Schöpfung“, verlangt.

Zum Beispiel in Art. 36 AEUV oder Art. 17 Abs. 2 der EU-Grundrechtecharta i.V.m. Art. 6 EUV.

Wandtke, in: Wandtke/Bullinger, Einl. Rn. 23.

Hilty, IIC 2004, 760, 774; Ohly, Gutachten F zum 70. Deutschen Juristentag 2014, F 16.

Mitteilung der Kommission vom 24. Mai 2011, Ein Binnenmarkt für Rechte des geistigen Eigentums, KOM (2011) 287 endg., 14.

SoftwareRL 1991 91/250/EWG, nun SoftwareRL 2009/24/EG (Computerprogramme); RL 92/100/EWG (Vermiet- und Verleihrecht), nun VermietrechtsRL 2006/115/EG; KabelweitersendeRL 93/83/EWG (Satellitenrundfunk und Kabelweitersendung); RL 93/98/EWG, nun SchutzdauerRL 2006/116/EG geändert durch 2011/77/EU; DatenbankenRL 96/9/EG (Datenbanken); InfoSocRL 2001/29/EG (Informationsgesellschaft); RL 2001/84/EG (Folgerecht); DurchsetzungsRL 2004/48/EG; Verwaiste WerkeRL 2012/28/EU; RL über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten 2014/26/EU.

DatenbankenRL 96/9/EG, SchutzdauerRL 2006/116/EG, SoftwareRL 2009/24/EG.

Andere Kriterien sind bei der Bestimmung, ob Gestaltungen für den urheberrechtlichen Schutz in Betracht kommen, nicht anzuwenden.

Schulze, GRUR 2009, 1020; Hilty, in: Behrens, 171; vgl. auch Commission Staff Working Paper SEC(2004) 995, 3.1; Schack, ZEuP 2000, 808; Walter, in: Walter/von Lewinski, Rn. 16.0.5; Wandtke, in: Wandtke/Bullinger, Einl. Rn. 22 f.

Vgl. statt vieler Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, § 2 Rn. 9.

Landbroke (Football) Ltd v. William Hill (Football) Ltd – [1964] Weekly Law Reports 273, at 291; (vgl. Handig, IIC 2009, 675); zurückgehend auf University of London Press [1916] 2 Ch. 601, 608, vgl. Cornish/Llewelyn/Aplin, Intellectual Property, 438.

Bently/Sherman, Intellectual Property Law, 90.

Cornish/Llewelyn/Aplin, Intellectual Property, 436 und 437.

Bongers, Strategien, 360, m.w.N.; Nordemann, in: Drexl u. a., 46; vgl. aber für das US-amerikanische Recht, Feist Publications v. Rural Telephone 499 US 340, 111 S Ct 1282 (1991).

von Lewinski, Copyright Law, Rn. 3.32.

Hilty, IIC 2004, 772, der auch eine Stärkung der Verhandlungsposition der EU auf internationaler Ebene sieht; Würfel, Gesamtharmonisierung, 167; an der Notwendigkeit zweifelnd noch die Kommission in Arbeitspapier SEC(2004), 995, 3.1; ebenso Schieble, Kompetenz der EG, 330 ff. und 342; The Wittem Group, Draft European Copyright Code, 7, am 1. September 2014 abrufbar unter http://​www.​copyrightcode.​eu/​Wittem_​European_​copyright_​code_​21%20​april%20​2010.​pdf, die allerdings in der Einleitung anmerken „[…] the group does not take a position on the desirability as such of introducing a unified European legal framework“.

Peukert, in: Berger/Macciacchini, FS für Reto M. Hilty, 39 ff.; vgl. Wortlaut Erwägungsgrund Nr. 4 InfoSocRL 2001/29/EG.

Peukert, in: Berger/Macciacchini, FS für Reto M. Hilty, 50 f.; Landes/Posner, The Journal of Legal Studies 1989, 335.

Dreier, in: Dreier/Schulze, Einl. Rn. 16; Thouvenin, in: Berger/Macciacchini, FS für Reto M. Hilty, 68.

Bitzer/Schrettl/Schröder, Journal of Comparative Economics 2007, 160 ff.; open source Software ist mittlerweile in vielen Bereichen von überragender Bedeutung, so z. B. das Handy-Betriebssystem Android oder aber der Apache-Webserver. Auch traditionelle Firmen zeigen in diesem Bereich Engagement, z. B. IBM für das Betriebssystem Linux.

Rojahn, in: Loewenheim, § 93 Rn. 1.

Zu Bedeutung der intellectual creation vgl. auch Plaisant, General Report 1948; siehe auch Casas Vallés, in: Derclaye, 104 und ausführlich, Ricketson/Ginsburg, International Copyright, Vol. 1, 8.03; The Wittem Group, Draft European Copyright Code, 2010, 9, zuletzt abrufbar am 1. September 2014 unter http://​www.​copyrightcode.​eu/​Wittem_​European_​copyright_​code_​21%20​april%20​2010.​pdf.

EuGH GRUR 2009, 1041 – Infopaq/DDF, ECLI:EU:C:2009:465.

Ricketson/Ginsburg, International Copyright, Rn. 8.03; Mijatovic, Kreativität, 33 ff.; für das kontinentaleuropäische Urheberrecht ausdrücklich auch von Lewinski, Copyright Law, Rn 3.32; vgl. auch Wortlaut anderer UrhG mit Nachweisen bei Casas Vallés, in: Derclaye, 105; auch der USSC weist in der Feist-Entscheidung auf den Aspekt der Kreativität hin „some minimal degree of creativity“ vgl. Casas Vallés, a. a. O., 112. So nun auch ausdrücklich der EuGH, GRUR 2012, 166 (168) Rn. 89, ECLI:EU:C:2011:798.

Vgl. für den ursprünglichen Wortsinn die Etymologie und den Verwendungskontext des Wortes „Schöpfung“, welches sich vom mittelhochdeutschen „schepf(en)unge“ (göttliches Geschöpf) ableitet, einen engen göttlichen Bezug aufweist und erst seit dem 18. Jahrhundert auf Menschen angewandt wird, vgl. Drosdowski/Köster/Müller, Etymologie Herkunftswörterbuch; Drosdowski/Köster/Müller, Das große Wörterbuch; Der oftmals religiöse Kontext (Schöpfungsmythos etc) verdeutlicht die Besonderheit, die mit dem Wort assoziiert wird. Vgl. auch den zweiten Satz der US Decleration of Independence „[…] all men are created equal […]“.

Casas Vallés, in: Derclaye, 116; Mijatovic, Kreativität, 34.

Thouvenin, in: Berger/Macciacchini, FS für Reto M. Hilty, 71; BGH GRUR 2008, 984 Rn. 15 – St. Gottfried, für Werke der Baukunst.

BGH GRUR 1971, 266 (268) – Magdalenenarie; BGH GRUR 1982, 305 (307) – Büromöbelprogramm; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 Rn 22; Ilzhöfer/Engels, Patent-, Marken- und Urheberrecht, 286; Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, § 2 Rn. 41 ff. m.w.N.

Ahlberg, in: Möhring/Nicolini, § 2 Rn. 61.

Schulze, in: Dreier/Schulze, § 2 Rn.17.

Ahlberg, in: Möhring/Nicolini, § 2 Rn. 60.

EuGH GRUR 2009, 1041 – Rs. C-5/08, Infopaq/DDF. International, ECLI:EU:C:2009:465, Slg. 2009, I-6569.

EuGH GRUR 2009, 1041 (1044), Rn. 37, ECLI:EU:C:2009:465.

Betonung der Ausnahmeregelung Schack, in: Leistner, 175 f.; Schulze, BGH NJW 2014, 469, 475.

Handig, IIC 2009, 671 ff.; Leistner, GRUR 2014, 1145; Metzger, GRUR 2012, 121; A. Nordemann, in: Fromm/Nordemann, § 2 Rn. 7a, der die angewandte Kunst unter Verweis auf Erwägungsgrund 8 der GeschmacksmusterRL ausnimmt; Ohly, Gutachten F zum 70. Deutschen Juristentag 2014, F 27 ff.; a.A. Hoeren, BGH MMR 2014, 333, 338; Schulze, BGH NJW 2014, 469, 475.

Im „Wittem Project“ für einen „European Copyright Code“ wird der Begriff der „eigenen geistigen Schöpfung“ genutzt und aus dem Acquis abgeleitet, zuletzt abrufbar am 1. September 2014 unter: http://​www.​copyrightcode.​eu/​index.​php?​websiteid=​3#_​ftn6.

So richtigerweise Metzger, GRUR 2012, 121; a.A. Schwarz, GRUR-Prax 2010, 283, der von einem Absinken der Schutzvoraussetzungen ausgeht.

EuGH GRUR 2011, 220 Rn. 45 – BSA/Kulturministerium, ECLI:EU:C:2010:816.

EuGH GRUR 2012, 156 Rn. 155 – Football Association Premier League und Murphy, ECLI:EU:C:2011:631.

EuGH GRUR 2012, 166 (168) Rn. 88 – Painer/Standard, ECLI:EU:C:2011:798, mit Verweis auf den 17. Erwägungsgrund der Richtlinie 93/98/EWG.

EuGH GRUR 2012, 166 (168) Rn. 89, ECLI:EU:C:2011:798.

EuGH GRUR 2012, 166 (168) Rn. 92 f., ECLI:EU:C:2011:798; EuGH GRUR Int. 2012, 435, Rn. 44 – Football Dataco u. a, ECLI:EU:C:2012:115.

EuGH GRUR Int. 2012, 435, Rn. 42 – Football Dataco u. a., ECLI:EU:C:2012:115; in Bezug auf die Auswirkung der Infopaq-Entscheidung auf das englische Recht bereits ähnlich Griffiths, in: Hilty/Nérisson, 1062.

Berger, ZUM 2012, 355; Metzger, GRUR 2012, 122.

Vgl. nur BGH GRUR 1995, 581 – Silberdiestel; verfassungsrechtlich für unbedenklich erklärt in BVerfG GRUR 2005, 410, 411 – Das laufende Auge.

BGH GRUR 2014, 175 – Geburtstagszug.

Czychowski/J. Nordemann, NJW 2015, 747 f.; A. Nordemann, in: Fromm/Nordemann, § 2 Rn. 150b; anschaulich spricht Hoeren, BGH MMR 2014, 333, 338, davon, der BGH habe den Designern „Steine statt Brot“ gegeben.

EuGH GRUR 2012, 166 (168) Rn. 92 – Painer/Standard, ECLI:EU:C:2011:798.

EuGH GRUR 2012, 166 (168) Rn. 89 – Painer/Standard, ECLI:EU:C:2011:798.

Mijatovic, Kreativität, 222; ähnlich für die Individualität Thouvenin, in: Berger/Macciacchini, FS für Reto M. Hilty, 71.

THE WITTEM GROUP, Draft European Copyright Code, zuletzt abrufbar am 1. September 2014 unter http://​www.​copyrightcode.​eu/​Wittem_​European_​copyright_​code_​21%20​april%20​2010.​pdf.

Beispielsweise mittels der Consensual Assessment Technique, vgl. Kaufman u. a., Thinking Skills and Creativity 2007, 96 ff.; Sachverständigengutachten sind zudem schon heute in Bezug auf Schutzfähigkeit üblich, gerade im Bereich der Popmusik und Computersoftware, vgl. A. Nordemann, in: Fromm/Nordemann, § 2 Rn. 244.

EuGH GRUR Int. 2012, 158 Rn. 94, ECLI:EU:C:2011:798.

Rehbinder/Peukert, Urheberrecht, 2015, Rn. 234.

EuGH GRUR Int. 2012, 435, Rn. 38 – Football Dataco u. a, ECLI:EU:C:2012:115; EuGH GRUR 2012, 166 (168) Rn. 88 – Painer/Standard, ECLI:EU:C:2011:798.

von Gamm, Problematik der Gestaltungshöhe, 226 ff., die das Kriterium jedoch als Alternative zur Individualität versteht.

von Gamm, Problematik der Gestaltungshöhe, 229.

Vgl. Kummer, Das urheberrechtlich schützbare Werk; danach muss ein Werk, „[…] verglichen mit dem, was da ist; aber auch mit dem was da sein könnte […]“ einmalig sein. Dabei reicht aber nicht jede noch so kleine Abweichung von einem bestehenden Werk um einmalig zu sein, sondern nur das, was der normale Betrachter im Rahmen seiner natürlichen Optik wahrnimmt, zitiert nach Hilty, Urheberrecht, 70 f.

Geiger, in: Hilty/Geiger, 185, der jedoch lediglich eine deklaratorische Registrierung anregt; Landes/Posner, U. Chicago L. Rev. 2003, 471 ff.

Kawohl/Kretschmer, IPQ 2003, 221 f.

Oft genannt wird der Zeitraum von fünf Jahren, vgl. Hansen, Warum Urheberrecht?, 373; Lessig, The Future of Ideas, 251; dazu bedarf es jedoch einer Änderung europäischen und internationalen Rechts.

Hansen, Warum Urheberrecht?, 371; Hilty, in: Ohly/Klippel, 132; ähnlich Lessig, The Future of Ideas, 251; Mijatovic, Kreativität, 242.

Hilty, in: Ohly/Klippel, 133.

Lessig/McDermott, Managing Intell. Prop. 2009, 29.

Vgl. 17 U.S.C. § 411(a), „[…] no civil action for infringement of the copyright in any United States work shall be instituted until preregistration or registration of the copyright claim has been made in accordance with this title“.

Zu niedrige Schutzvoraussetzungen haben negative Auswirkungen mit Blick auf die Funktionen des Urheberrechts.

Ablehnend Loewenheim, GRUR Int 2004, 765 ff.; Zentek, WRP 2010, 73 ff.

Ohly, in: Depenheuer/Peifer, 154; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 122.

Hilty, GRUR Int. 2006, 179 ff.; zu Lösungsansätzen, Ders., GRUR 2009, 633 ff.; Ders. u. a., IIC 2009, 309 ff.

Vgl. dazu Abschn. 3.2.3.2.

Kreutzer, Modell des deutschen Urheberrechts, 229; Hilty/Geiger, IIC 2005, 616 f.; Leistner, Rechtsschutz, 239 ff.

BverfGE 31, 229 (241) – Kirchen- und Schulgebrauch; Götting, in: Loewenheim, 474.

Vgl. nur Dreier, in: Dreier/Schulze, Einl. Rn. 28, Vor. § 44a Rn. 5; Hilty, GRUR 2005, 819; Hugenholtz, EIPR 2000, 499.

von Lewinski, in: Loewenheim, § 57 Rn. 29 ff.

von Lewinski, in: Loewenheim, § 57 Rn. 85.

Vgl. Erwägungsgrund 31 InfoSocRL 2001/29/EG.

Leistner, CMLRev. 2009, 850; Hilty, GRUR 2005, 819; s. a. Grünbuch: Urheberrechte, KOM (2008) 466 endg., 4 f.

RL 250/91/EWG, nun SoftwareRL 2009/24/EG.

DatenbankenRL 96/9/EG.

Ausführlich dazu und dem Systemvergleich, Förster, Fair Use; Samuelson, Fordham L. Rev. 2009, 2537 ff.

Zur Präzisierung dieser Norm durch die Rechtsprechung und Wissenschaft vgl. Looschelders/Olzen, in: Staudinger, § 242; Wieacker, Präzisierung.

EuGH, Rs. C-5/08, Infopaq International, ECLI:EU:C:2009:465, Slg. 2009, I-6569.

Kröger, MMR 2002, 18 ff.; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, Vor §§ 44a ff. Rn. 1; zur Kritik daran vgl., Geiger, GRUR Int. 2004, 819; Hilty, Urheberrecht, 187. S.a. BGH GRUR 1994, 800 (802) – Museumskatalog; BGH GRUR 1994, 45 (47) – Verteileranlagen.

BGH GRUR 1997, 463 – CB-Infobank I.

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law et al., Declaration: A Balanced Interpretation of the „Three-Step Test“ in Copyright Law, zuletzt abrufbar am 3. September 2014 unter http://​www.​ip.​mpg.​de/​files/​pdf2/​declaration_​three_​step_​test_​final_​english1.​pdf; vgl. zu Folgeentwicklungen, Hilty, JIPITEC 2010, 83 ff.

BVerfG GRUR 2001, 149 ff. – Germania III; statt vieler etwa Götting, in: Loewenheim, 478.

BGH GRUR 2002, 963, 966 – Elektronischer Pressespiegel.

BGH GRUR 2002, 605 f. – Verhüllter Reichstag.

Siehe Art. 3 Abs. 2 der DatenbankenRL 96/9/EG.

Siehe Art. 1 Abs. 3 der DatenbankenRL 96/9/EG.

Nach Art. 8 Abs. 2 SoftwareRL 2009/24/EG dürfen Art. 5 Abs. 2 und Abs. 3 und Art. 6 vertraglich nicht abbedungen werden.

Walter/von Lewinski, European Copyright Law, Rn. 5.5.7, 5.5.8.

Walter/von Lewinski, European Copyright Law, Rn. 5.6.1 ff.

Walter/von Lewinski, European Copyright Law, Rn. 5.6.21 ff.

So statuiert immerhin Art. 9 Abs. 1 der KabelweitersendeRL 93/83/EWG eine zwingende kollektive Wahrnehmung des Rechts der Kabelweitersendung in den Mitgliedstaaten.

van Eechoud u. a., Harmonizing European Copyright Law, 102 ff.

Vgl. dazu Grünbuch UrheberrechteKOM(2008) 466, 3 endg., 16 ff.; Hilty u. a., IIC 2009, 311 ff.

Ausführlich dazu siehe Abschn. 3.2.3.5.

Siehe Erwägungsgründe 1, 2, 5, 8 VerwaisteWerkeRL 2012/28/EU.

EuGH, Rs. C-5/08, Infopaq International, ECLI:EU:C:2009:465, Slg. 2009, I-6569.

Vgl. Erwägungsgrund 32 InfoSocRL 2001/29/EG.

BVerfG ZUM 2000, 867 ff.

Hugenholtz/Senftleben, Fair Use in Europe. In Search of Flexibilities, 11, zuletzt aufgerufen am 3. September unter http://​www.​ivir.​nl/​publications/​hugenholtz/​Fair%20​Use%20​Report%20​PUB.​pdf, mit weiteren Beispielen für notwendige Flexibilisierungen.

Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 105 ff. Nach h.M. ist der Inhalt zumindest teilweise schutzfähig, während dies nicht für die Information selbst, die Ideen oder Konzepte gilt, vgl. Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 Rn. 37 ff.

Bechtold, in: Dreier/Hugenholtz, 390.

Lessig, Free Culture, 148, der anmerkt: „It is code, rather than law, that rules“; Rigamonti, GRUR Int. 2005, 1 ff. Des Weiteren können durch technische Schutzmaßnahmen auch der Erschöpfungsgrundsatz sowie die public domain eingeschränkt werden, vgl. Dreyer, in: Pahlow/Eisfeld, 221 ff., was im Folgenden aber nicht behandelt wird.

Peukert, in: Loewenheim, 569.

Albee/Dingley, U.S. Periodical Prices 2002 und 2005, jeweils am 3. September 2014 abrufbar unter: http://​www.​ala.​org/​alcts/​resources/​collect/​serials/​ppi/​02usppi und http://​www.​ala.​org/​ala/​mgrps/​divs/​alcts/​resources/​collect/​serials/​ppi/​05usppi.​pdf; speziell für Zeitschriften aus dem Bereich Afrika Studien, ZELL, The Rise and Rise of Journal Subscription Prices in African Studies, Afrikan Libraries Newsletter Nr. 111 2003, 7 ff., am 17. Januar 2015 abrufbar unter http://​www.​indiana.​edu/​~libsalc/​african/​aln/​no111.​pdf.

Für den Künstler mag dies nur eingeschränkt gelten, letztlich lebt er aber von dem Verkaufen seiner Kunst, wohingegen der Wissenschaftler nicht auf den Verkauf seiner Publikationen angewiesen ist, sondern andere finanzielle Zuwendungen erhält.

Vgl. für alternative Vertriebsformen die Modellberechnungen von Shavell, der zu dem Schluss kommt, dass dies gesamtwirtschaftlich durchaus sinnvoll sein kann, Shavell, Journal of Legal Analysis 2010, 301 ff.

In einem länderübergreifenden Projekt haben sich Wissenschaftler aus dem Bereich des Immaterialgüterrechts zusammengefunden um einen Vorschlag für ein europäisches Urhebergesetz zu präsentieren. Die Arbeit des drafting committee lässt sich einsehen unter: http://​www.​copyrightcode.​eu/​index.​php?​websiteid=​3, (Zugegriffen am 04.09.2014).

Art. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Draft European Copyright Code, vorgeschlagen von der Wittem Group.

Art. 5.5 Draft European Copyright Code, „Any other use that is comparable to the uses enumerated in Art. 5.1 to 5.4(1) is permitted provided that the corresponding requirements of the relevant limitation are met and the use does not conflict with the normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author or rightholder, taking account of the legitimate interests of third parties“.

Übersetzung vom Verfasser.

In diese Richtung auch Metzger, in: Leistner, 101 ff.; Leistner, IIC 2011, 438 f.

Ausführlich Dewatripont u. a., Study on the economic and technical evolution of the scientific publication market in Europe, 2006, am 4. September abrufbar unter http://​ec.​europa.​eu/​research/​science-society/​pdf/​scientific-publication-study_​en.​pdf.

Für weitere Probleme der kartellrechtlichen Mechanismen siehe Hilty, in: Ohly/Klippel, 117; ähnlich Rauda, Die Zwangslizenz im Urheberrecht, 69 ff.

Siehe für weitere Einzelheiten Hilty u. a., Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht bezüglich des Grünbuchs der Europäischen Kommission „Urheberrechte in der wissensbestimmten Wirtschaft“, KOM(2008), 466 endg., 14, am 3. September 2014 abrufbar unter http://​www.​ip.​mpg.​de/​files/​pdf1/​Comments-GreenPaperCopyri​gthKnowledgeEcon​omy4.​pdf; grundlegend auch Hilty, GRUR 2009, 639 ff.

Mitteilung über Binnenmarkt für Europa des 21. Jahrhunderts, KOM(2007) 724 endg., 10.

The concluding clause, which requires Member States to implement mandatory exceptions or limitations in a way and „to an extent both required and sufficient for the specific purpose“, tries to ensure that such mandatory limitations will not be rendered useless by impractically restrictive limits to the extent of a work that may be copied or made available. Instead of a definite but inflexible minimum rule, it is favourable to achieve the underlying goal by such a more function-oriented pro-vision. Such a provision constitutes a corridor, providing both for a bottom line and an upper limit for Member States’ legislation.

1. Hypothese: Zu niedrige Schutzvoraussetzungen haben negative Auswirkungen mit Blick auf die Funktion des Urheberrechts; 2. Hypothese: Die Schrankenbestimmungen bedürfen auf europäischer Ebene über die InfoSocRL 2001/29/EG hinaus einer weiteren Harmonisierung. Sie weisen heute deutliche Defizite auf, insbesondere mit Blick auf die Herausforderungen in der Informationsgesellschaft.

Insbesondere vertrat in Deutschland der BGH über lange Zeit die Ansicht, dass Werke der angewandten Kunst nur dann neben dem Geschmacksmuster- auch urheberrechtlichen Schutz erlangen könnten, wenn sie qualifizierte Anforderungen an ihre Gestaltungshöhe im Sinne eines „ästhetischen Überschusses“ erfüllten; s. Klawitter, GRUR-Prax 2014, 30, auch zur Aufgabe dieser Rechtsprechung durch BGH GRUR-Prax 2014, 175 – Geburtstagszug. Dem entgegen steht das Konzept der „unité de l’art“, welches keine solche erhöhten Voraussetzungen fordert; s. grundlegend Pouillet (E.), Traité théorique et pratique des dessins et modèles, 1911.

Zu den Schutzzwecken des Patentrechts s.o. Abschn. 3.1.2.1.; für das Urheberrecht Abschn. 3.1.3.1; für das Markenrecht Abschn. 3.1.5.1.

EuGH, Rs. C-32/08, FEIA/Cul de Sac, ECLI:EU:C:2009:418, Slg. 2009, I-5611 (Rn. 78).

Zum Hintergrund der Alternative „Neuheit“ oder „Eigenart“ als Zusammenführung verschiedener Gesetzessysteme Levin, GRUR Int. 1985, 717 f.

Siehe zum Begriff der Neuheit etwa Günther/Beyerlein, WRP 2003, 1422; Art. 5 GGVO (EG) 6/2002 enthält eine Legaldefinition.

Zusammenfassend hierzu Eichmann, in: Eichmann/von Falckenstein, Designgesetz, § 2 Rn. 7 ff. m.w.N.

Zum Verhältnis der „Eigenart“ zum markenrechtlichen Kriterium der Unterscheidungskraft etwa die Stellungnahme der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht zum Grünbuch über den rechtlichen Schutz gewerblicher Muster und Modelle, GRUR 1992, 495.

Grünbuch zur GeschmacksmusterRL, III/F/5131/91, 5.7.1.

Wandtke/Ohst, GRUR Int. 2005, 97.

Kühne, in: Eichmann/von Falckenstein, Designgesetz, § 16 Rn. 2.

Diskussionsentwurf des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht für ein europäisches Musterrecht, GRUR Int. 1990, 566.

Richtlinienvorschlag Rechtsschutz von Mustern, KOM(1993) 344 endg.

Vgl. Richtlinienvorschlag Rechtsschutz von Mustern KOM(1993) 344 endg.

Geänderter Richtlinienvorschlag Rechtsschutz von Mustern, KOM (1996) 66 endg.

Geänderter Richtlinienvorschlag Rechtsschutz von Mustern, KOM/96/66 endg.: „Nur widerstrebend konnte die Kommission einer Änderung des Parlaments zum Erfordernis der Eigenart (Artikel 5 Absatz 1) zustimmen, da hierdurch die „Schutzschwelle“ gesenkt wird“.

Vgl. insbesondere EuG Rs. T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo, ECLI:EU:T:2010:96, Slg. 2010 II-00981.

In diese Richtung auch Koschtial, GRUR Int. 2003, 977; Rahlf/Gottschalk, GRUR Int. 2004, 822.

Siehe näher zum Ganzen Gottschalk, Schutz des Designs; Ritscher, GRUR Int. 1990, 562 in Auseinandersetzung mit Art. 7 des (damaligen) Entwurfs des Max-Planck-Institutes für eine Geschmacksmusterverordnung; Kur, GRUR Int. 1998, 358.

Gegen den Schutz von „common place“ designs hatte sich schon die Kommission in ihrem Grünbuch zur GeschmacksmusterRL gewandt, vgl. Grünbuch zur GeschmackmusterRL, III/F/5131/91, 5.7.1.

Siehe hierzu auch Kur, GRUR Int. 1998, 358; Koschtial, GRUR Int. 2003, 977.

Eichmann, in: Eichmann/von Falckenstein, Designgesetz, § 34 Rn. 7.

Eingehend hierzu Abschn. 3.2.3.1.3.4.2.

Hierzu auch Abschn. 3.2.3.1.3.4.2.

Eingehend hierzu Abschn. 3.1.3.4.

Vgl. etwa Art. 5 Abs. 3 lit. i) bzw. k) InfoSocRL 2001/29/EG im Hinblick auf die „beiläufige Einbeziehung“ bzw. die Nutzung „zum Zwecke von Karikaturen, Parodien oder Pastiches“.

Eingehend zum Folgenden auch Abschn. 3.2.3.1.3.3.3.

Eingehend zu diesem Drexl/Hilty/Kur, GRUR Int. 2005, 449.

Hierzu auch ausdrücklich Art. 14 GeschmacksmusterRL.

Hierzu auch Drexl/Hilty/Kur, GRUR Int. 2005, 457.

Eingehend hierzu Drexl/Hilty/Kur, GRUR Int. 2005, 450 ff. m.w.N.

Zur Forderung nach einer Begrenzung des Markenschutzes, die sich aus einer Überlagerung von Marken- und Designrecht an „must match“-Teilen ergibt, Abschn. „Ersatzteile“.

Siehe zu Entstehung und Hintergrund dieser Vorschriften Kühne, in: Eichmann/von Falckenstein, Designgesetz, § 27 Rn. 1 m.w.N.

Führt man, wie an anderer Stelle dieser Untersuchung erwogen, eine Verkürzung des Urheberrechtsschutzes unter Hinblick auf die Dauer des Designschutzes durch (hierzu Abschn. 3.2.3.1.3.3.3.2), so mag es sich auf diese Überlegungen auswirken, wenn die Dauer des Designschutzes ihrerseits beschnitten wird.

Geschmacksmuster-GebührenVO (EG) 2246/2002, Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Nr. 11 des Gebührenverzeichnisses im Anhang.

Vgl. Art. 2 Ziff. 4 der Gebührenordnung zum Europäischen Patentübereinkommen i.V.m. Nr. 1 A. 4.1-4.8 des Verzeichnisses der Gebühren und Auslagen des EPA i.d.F. vom 1.4.2014, Beilage 1 zum ABl. Zusatzpublikation 3/2014.

Zu einer sachgerechten Interpretation dieses Kriteriums insbesondere Geiger/Griffiths/Hilty, GRUR Int. 2008, 822.

Siehe Abschn. „Schutzbereich (Marken-, Urheber- und Designrecht)“.

Eingehend hierzu Drexl/Hilty/Kur, GRUR Int. 2005, 449.

Das heißt einschließlich anderer Kennzeichenformen wie dem Recht der Handelsnamen oder auch – jedenfalls der Grundstruktur nach – dem Schutz geografischer Herkunftsangaben, wobei jeweils die Besonderheiten dieser angrenzenden Kennzeichnungsformen zu beachten sind. Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf das Markenrecht.

Siehe dazu noch Abschn. 3.1.5.4.

Das Gemeinschaftsmarkensystem existiert seit 1994 (wobei erst 1996 die ersten Anmeldungen entgegengenommen wurden); die MRL stammt aus dem Jahr 1989 und wurde sukzessive bis zur Mitte der 90er-Jahre in den damaligen Mitgliedstaaten umgesetzt.

Veröffentlicht am 27.3.2013; Vorschlag zur Änderung der UMV, KOM(2013) 161 endg. und Richtlinienvorschlag Angleichung der Rechtsvorschriften über die Marken, KOM(2013) 162 endg./2.

Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System (im Folgenden: MPI-Markenstudie), am 30. Oktober 2014 abrufbar unter http://​www.​ip.​mpg.​de/​files/​pdf2/​mpi_​final_​report.​pdf.

Sog. Sieckmann-Kriterien, nach EuGH, Rs. C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748, Slg. 2002, I-11737: Die Darstellung des Zeichens muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein.

Für das Eintragungsverfahren (relative Schutzhindernisse) s. Art. 8 UMV (EG) 207/2009 (Art. 4 MRL 2008/95/EG); der dreistufige Aufbau ist der gleiche wie beim Verletzungstatbestand.

Dies setzt voraus, dass die Marke einem erheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise bekannt ist; darüberhinaus kommt es jedoch auch auf andere Faktoren an, wie Dauer und Umfang der Benutzung, Marktposition, Umfang der getätigten Investitionen, etc.; s. EuGH, Rs. C-375/97, General Motors, ECLI:EU:C:1999:408, Slg. 1999, I-5421.

EuGH, Rs. C-292/00, Davidoff, ECLI:EU:C:2003:9, Slg. 2003, I-389. Dem (noch geltenden) Wortlaut zufolge richtet sich der Schutz nur gegen die Benutzung für nicht-ähnliche Produkte; dies wurde vom EuGH aber als Widerspruch zur generellen Systematik des Verletzungstatbestandes bezeichnet.

Insbesondere im Hinblick darauf, dass der erweiterte Schutz bekannter Marken auch innerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs gilt; ferner wird klargestellt, dass der Schutz von Marken nur vorbehaltlich des Bestehens älterer Rechte gilt.

Hinzutreten weitere Schranken des Markenrechts, wie die Erschöpfung (Art. 13 UMV (EG) 207/2009; Art. 7 MRL 2008/95/EG) sowie der Benutzungszwang (Art. 15 UMV (EG) 207/2009; Art. 10, 11 MRL 2008/95/EG).

S. dazu etwa EuGH, Rs. C-245/02, Budějovický Budvar, ECLI:EU:C:2004:717, Slg. 2004 I-10989, Rdnr. 83.

Nach (noch) geltendem Recht müssen Zeichen ferner grafisch darstellbar sein. Zum Wegfall dieses Erfordernisses und den an seine Stelle tretenden „Sieckmann-Kriterien“ s. vorne Abschn. 3.1.5.2.

EuGH, Rs. C-283/01, Shield Mark, ECLI:EU:C:2003:641, Slg. 2003, I-14313.

EuGH, Rs. C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748, Slg. 2002, I-11737; in diesem Fall scheiterte die Eintragung an der mangelnden grafischen Darstellbarkeit. S. auch EuG T-305/04 – Eden/HABM (‚the smell of ripe strawberries‘), ECLI:EU:T:2005:380, Slg. 2005, II-4705.

HABM-BK 4R 120/2001-2 (‚The taste of artificial strawberry flavour‘). Auch in diesem Fall wurde zwar die prinzipielle Schutzfähigkeit (sowie die grafische Darstellbarkeit aufgrund der Beschreibung) anerkannt, die Anmeldung wurde jedoch wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

BGH GRUR 2007, 148 – haptische Marke.

EuGH, Rs. C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244, Slg. 2003, I-3793.

EuGH, Rs. C-49/02, Heidelberger Bauchemie, ECLI:EU:C:2004:384, Slg. 2004, I-6129.

EuGH, Rs. C-421/13, Apple, ECLI:EU:C:2014:2070.

EuGH, Rs. C-321/03, Dyson, ECLI:EU:C:2007:51, Slg. 2007, I-687.

EuGH, Rs. C-321/03, Dyson, ECLI:EU:C:2007:51, Slg. 2007, I-687 (Rn. 38). In diesem Zusammenhang kann die Frage gestellt werden, ob entsprechende Bedenken nicht auch für abstrakte Farben und Farbkombinationen gelten müssen, die sich auf eine Vielzahl von Erscheinungsformen erstrecken können und damit unbestimmt sind. Im Fall von Farbmarken lässt es der EuGH für das Bestimmtheitserfordernis jedoch genügen, dass die Farbnuance, auf die sich der Schutz beziehen soll, durch eine hinreichend genaue grafische Darstellung, unter Heranziehung eines international anerkannten Farbcodes, präzisiert wird. Die Frage, ob ungeachtet dessen durch die Eintragung abstrakter Farbmarken ein ungerechtfertigter Wettbewerbsvorteil erzielt wird, wird stattdessen im Rahmen der Prüfung von Unterscheidungskraft berücksichtigt; s. dazu noch hinten, Fn. 544 und begleitender Text.

EuGH Rs. C-517/99, Merz & Krell, ECLI:EU:C:2001:510, Slg. 2001, I-6959 (Rn. 68); EuGH Rs. C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, ECLI:EU:C:2004:86, Slg. 2004, I-1619 (Rn. 67).

EuGH verb.Rs. C-108/97, C-109/97, Windsurfing Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230, Slg. 1999, I-2779 (Rn. 25).

EuGH Rs. C-329/02 P, SAT.1/HABM, ECLI:EU:C:2004:532, Slg. 2004, I-8317 (Rn. 36); EuGH Rs. C-37/03 P, BioID/HABM, ECLI:EU:C:2005:547, Slg. 2005, I-7975 (Rn. 62); s. auch EuGH Rs. C-304/06 P, Eurohypo/HABM, ECLI:EU:C:2008:261, Slg. 2008 I-3297 (Rn. 57–63).

EuGH Rs. C-173/04 P, Deutsche SiSi Werke/HABM, ECLI:EU:C:2006:20, Slg. 2006, I-551 (Rn. 63).

EuGH Rs. C-64/02 P, HABM/Erpo Möbelwerke, ECLI:EU:C:2004:645, Slg. 2004, I-10031 (Rn. 37).

EuGH Rs. C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244, Slg. 2003, I-3793.

Farbexperten werden dieser Aussage womöglich unter Hinweis darauf widersprechen, dass die Palette prinzipiell verfügbarer Farbnuancen (nahezu) unerschöpflich ist. Andererseits lassen sich diese Nuancen in der Praxis kaum voneinander unterscheiden, zumal Farbtöne je nach Medium und Lichteinfall unterschiedlich erscheinen.

EuGH C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244, Slg. 2003, I-3793 (Rn. 54).

Sie findet auch keine tragfähige Begründung in Wortlaut und Systematik des Gesetzes. Zwar hat der EuGH keine konkrete Begründung für seine Auffassung gegeben. Die wahrscheinlichste Erklärung lautet jedoch, dass sich der Gerichtshof für verpflichtet hielt, konkrete Trennlinien zwischen den einzelnen Schutzhindernissen zu identifizieren, da sie ausweislich der Struktur der Vorschrift gleichrangig nebeneinander stehen, sodass nicht eines davon – die Unterscheidungskraft – zugleich alle Elemente enthalten kann, die auch das andere – die Eignung zur Beschreibung – prägen. Diese Sichtweise entspricht der bereits unter der Geltung des WZG in Deutschland h.M., die sich vor allem auf die Wurzeln der Schutzhindernisse in Art. 6^quinquies B Nr. 2 PVÜ berief (s. statt aller Beier, GRUR Int. 1992, 243): Dem französisch-liberal geprägten Ausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft steht danach das an den Interessen der Wettbewerber ausgerichtete Freihaltebedürfnis gegenüber, das zwar einen strikteren Maßstab normiert, dafür jedoch auch in seiner Geltung auf den Ausschlussgrund der beschreibenden (und üblichen) Angaben zu begrenzen ist. Dabei kann offenbleiben, ob diese Deutung tatsächlich den historischen Gegebenheiten sowie einem allgemeinen Verständnis von Art. 6^quinquies B Nr. 2 PVÜ entspricht, das sich nicht auf die h.M. in Deutschland beschränkt: Für das europäische Recht wäre die abschließende Verortung der Wettbewerberinteressen beim Schutzhindernis beschreibender Angaben nur dann bindend, wenn sie im Wortlaut der Vorschrift eindeutig zum Ausdruck gekommen wäre. Dafür lässt sich jedoch aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MRL 2008/95/EG und Art. 7 Abs. 1 lit. c UMV (EG) 207/2009 nichts entnehmen, zumal der Begriff des Freihaltungsinteresses ohnehin nicht gesetzlich fixiert ist.

S. EuG T-441/05, IVG Immobilien/HABM (I), ECLI:EU:T:2007:178, Slg. 2007, II-1937; T-302/06, Hartmann/HABM (E), ECLI:EU:T:2008:267, Slg. 2008, II-132; zu einzelnen Zahlen s. HABM-BK 63/1999-3 („7“).

So bleibt die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Slogans „Vorsprung durch Technik“ unvollständig, wenn sie sich auf die Feststellung beschränkt, ob der Slogan aus Sicht der Abnehmer einprägsam und unterscheidungskräftig ist, und ob er die zu kennzeichnenden Produkte – Automobile – beschreibt. Es ist vielmehr generell zu bedenken, welche Wettbewerbsvorteile sich für den Anmelder dadurch ergeben, dass er das ausschließliche Recht daran erwirbt, sich zur Kennzeichnung seiner Produkte auf eine technische Vorrangstellung zu berufen. Dieser Gesichtspunkt spielt jedoch bei der Prüfung durch den EuGH keine Rolle; s. EuGH C-398/08 P, Audi/HABM, ECLI:EU:C:2010:29, Slg. 2010, I-535.

S. dazu EuGH C-265/09 P, HABM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, ECLI:EU:C:2010:508, Slg. 2010, I-8265.

BGH GRUR 2006, 850 – Fussball WM 2006. In der Entscheidung wurde die Unterscheidungskraft der Bezeichnung „Fussball WM 2006“ verneint, ohne dass die wettbewerbsrechtlichen Bedenken explizit angesprochen worden wären.

Kur, Strategic Branding, in: Govaere/Ullrich, Intellectual Property, Market Power and the Public Interest, S. 191 ff.

Dies ist zumal bei Eventmarken keineswegs auszuschließen: Als der BGH seine Entscheidung „Fussball WM 2006“ traf (vorne Fn. 548) und die Marke gelöscht wurde, war das Lizenzgeschäft der FIFA bereits weitgehend abgeschlossen; auf Dauer kann dies die Wahrnehmung der Verbraucher prägen und verändern.

Der Rechtsprechung des EuGH zufolge gilt dasselbe für Verpackungen von Waren, die ohne Verpackung (praktisch) nicht marktfähig wären, d. h. insbesondere bei Flüssigkeiten oder Schüttware (Rs. C-218/01, Henkel, ECLI:EU:C:2004:88, Slg. 2004 I-01725 (Rn 33–37)). Ähnliche Probleme wie bei Warenformen können sich auch bei anderen Zeichen stellen (z. B. bei akustischen Zeichen, die sich aus dem besonderen „Sound“ eines Motors ergeben, oder bei Farben, die erhebliche funktionale Vorteile bieten. Nach bisherigem Recht kommt insoweit nur eine entsprechende Anwendung der Ausschlussklauseln in Betracht. Durch die Reform der Markengesetzgebung wird die Beschränkung auf Formgebungen jedoch aufgegeben, sodass auch andere Zeichenformen einem permanenten Schutzausschluss unterliegen können).

EuGH Rs. C-299/99, Philips, ECLI:EU:C:2002:377, Slg. 2002, I-5475; bestätigt und erweitert in EuGH C-205/13, Hauck, ECLI:EU:C:2014:2233.

EuGH C-205/13, Hauck, (Rn. 31), ECLI:EU:C:2014:2233.

EuGH Rs. C-48/09 P, Lego juris/HABM, ECLI:EU:C:2010:516, Slg. 2010 I-8403; erstaunlicherweise war der EuGH auf diese Frage im Zusammenhang mit der Philips-Entscheidung nicht eingegangen, obwohl auch dort die beanspruchte Form zuvor patentgeschützt war. Als wenig überzeugend erscheint hingegen die Entscheidung des EuG, den Markenschutz der zweidimensionalen Darstellung des „Zauberwürfels“ (Rubik’s Cube) aufrecht zu erhalten: Form und Struktur des Würfels seien allenfalls das Resultat eines der Gestaltung innewohnenden technischen Prinzips; sie seien jedoch nicht erforderlich, um eine technische Wirkung hervorzurufen (ferner erschließe sich die Funktionsweise des Würfels für den unbefangenen Betrachter nicht bereits aus der bildlichen Darstellung); EuG Rs T-450/09, Simba Toys (Rubik‘s Cube), ECLI:EU:T:2014:983 (Rn. 53 ff.). Vom EuGH wurde die Entscheidung – erwartungsgemäß – aufgehoben; EuGH Rs. C-30/15, Simda Toys (Rubik’s Cube), ECLI:EU:C:2016:849. S. dazu auch noch hinten, Abschn. 3.2.3.1.3.3.2, Fn. 860.

EuGH C-205/13, Hauck, ECLI:EU:C:2014:2233.

Dies führt naturgemäß zu Konflikten mit dem Schöpfer/Rechtsinhaber der kopierten Form, die ggf. zur Schutzversagung bzw. Löschung führen würde.

Wobei letztere häufig dem Schutzhindernis für Warenformen, die sich aus dem Wesen der Ware ergeben, unterfallen dürften; s. dazu noch hinten, Fn. 570 und begleitender Text.

Im konkreten Fall: der „Tripp Trapp“-Stuhl der Firma Stokke; ebenso auch der orgelpfeifenförmige Lautsprecher der Firma Bang & Olufson aus der Beo-Lab Serie (s. dazu EuG T-508/08, Bang & Olufsen/HABM, ECLI:EU:T:2011:575, Slg. 2011 II-6975). Das Gleiche dürfte auch für andere derzeit als Marke eingetragene Designer-Möbel gelten.

EuGH Rs. C-48/09 P, Lego juris/HABM, ECLI:EU:C:2010:516, Slg. 2010 I-8403; EuGH Rs. C-299/99, Philips, ECLI:EU:C:2002:377, Slg. 2002, I-5475.

EuGH C-205/13, Hauck, (Rn. 27), ECLI:EU:C:2014:2233.

EuGH C-136/02 P, Mag Instrument, ECLI:EU:C:2004:592, Slg. 2004, I-9165.

MPI-Markenstudie, Teil II Kap. 2 Rn. 2.25.

U. a. mit Hinweis auf diese Ungereimtheit sowie wegen der praktischen Schwierigkeiten des dritten Ausschlussgrundes wird in der MPI-Markenstudie dessen Abschaffung empfohlen.

In der MPI-Markenstudie wird diese Option diskutiert, u. a. wegen mangelnder Erfolgsaussicht jedoch nicht als Regelungsvorschlag formuliert. Stattdessen wird angeregt, die bisherige, relativ restriktive Eintragungspraxis des HABM sowie der nationalen Ämter beizubehalten.

Supreme Court, Wal-Mart, Inc. v. Samara Bros, Inc. 529 U.S. 205 (2000).

EuGH verb. Rs. C-53/01, C-55/01, Linde, Winward und Rado, ECLI:EU:C:2003:206, Slg. 2003 I-3161; s. auch EuGH Rs. C-299/99, Philips, ECLI:EU:C:2002:377, Slg. 2002, I-5475; EuGH Rs. C-48/09 P, Lego juris/HABM, ECLI:EU:C:2010:516, Slg. 2010 I-8403.

EuGH verb. Rs. C-53/01, C-55/01, Linde, Winward und Rado, ECLI:EU:C:2003:206, Slg. 2003 I-3161 (Rn. 69).

Mit der Bezugnahme auf das Schutzhindernis der Beschreibungseignung wird die Prüfung der Schutzfähigkeit von Formmarken in ein Beurteilungsschema gezwängt, das seinem Gegenstand nicht angemessen ist. Wesentlich sinnvoller ist es, das Freihaltungsbedürfnis an Warenformen im Rahmen der Unterscheidungskraft zu prüfen und wegen der Besonderheiten der Fallgestaltung, die zu einem Produktschutz qua Markenrecht führt, regelmäßig zu bejahen.

Diese Konsequenz wird vom EuGH allerdings eindeutig, wenn auch ohne nähere Begründung, abgelehnt; EuGH verb. Rs. C-53/01, C-55/01, Linde, Winward und Rado, ECLI:EU:C:2003:206, Slg. 2003 I-3161 (Rn. 75).

So im Fall EuGH Rs. C-371/06, Benetton/G-Star, ECLI:EU:C:2007:542, Slg. 2007, I-7709. In jenem Fall, bei dem es um die an einer Jeans bestehende Warenformmarke ging, die durch charakteristische Ziernähte gebildet wurde, war allerdings bereits die Einordnung als „Warenformmarke“ zweifelhaft; sinnvoller wäre es wohl gewesen, die Art, in der die Marke auf der Hose angebracht waren, als Positionsmarke zu schützen.

Nach der Rechtsprechung des EuGH ist diese Betrachtung allerdings nicht statthaft (Chiemsee). Auch insoweit zeigt sich das rigide Verständnis, das der EuGH mit dem Begriff der (fehlenden) Unterscheidungskraft verbindet: Ausschlaggebend ist danach allein, inwieweit die beteiligten Verkehrskreise die Marke als Herkunftshinweis wahrnehmen. Dabei sollen andere Formen der Differenzierung als diejenige nach der Stärke des Freihaltebedürfnisses zulässig oder sogar notwendig sein: Je eindeutiger der beschreibende Charakter der Bezeichnung und je größer der Umfang der Verkehrskreise, in deren Verständnis sich die Angabe als beschreibend darstellt, desto höhere Anstrengungen sind auch nach der Auffassung des EuGH erforderlich, um den Nachweis erworbener Unterscheidungskraft zu führen. Defizite sind bei dieser Betrachtung jedoch denkbar, wenn sich die wettbewerbliche Dimension des Schutzhindernisses nicht aus der Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise erschließt, sondern z. B. aus funktionalen Erwägungen resultiert.

EuGH C-102/07, Adidas und adidas Benelux, ECLI:EU:C:2008:217, Slg. 2008, I-2439 (Rn. 30).

EuGH C-102/07, Adidas und adidas Benelux, ECLI:EU:C:2008:217, Slg. 2008, I-2439 (Rn. 47).

EuGH C-102/07, Adidas und adidas Benelux, ECLI:EU:C:2008:217, Slg. 2008, I-2439 (Rn. 47).

Die Probleme, mit denen sich Anmelder von Warenformmarken konfrontiert sehen, werden in der Praxis zumeist häufig dadurch überwunden bzw. abgemildert, dass die Formgestaltung der Ware samt darauf angebrachter Wortmarke als dreidimensionale Marke angemeldet wird; in diesen Fällen wird die Unterscheidungskraft des Zeichens regelmäßig bejaht. Ein Beispiel dafür bietet der „Goldhase“-Fall: Während die Form des sitzenden, in Goldfolie verpackten und mit einem roten Halsband samt Glöckchen versehenen Schokoladenhasen problemlos als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden konnte, soweit das Logo der Firma Lindt & Sprüngli auf der Flanke angebracht war (wobei sich in einem auf diese Marke gestützten Verletzungsverfahren auf die Widerklage des Beklagten hin die Frage nach der Bösgläubigkeit der Anmeldung stellte; EuGH Goldhase I), wurde die Eintragung der Formgebung ohne den Schriftzug als nicht hinreichend unterscheidungskräftig und wegen nicht nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung abgelehnt (EuGH Goldhase II).

BGH GRUR 2007, 1071 – Kinder, (Rn. 42).

Siehe etwa EuGH Rs. C-235/05 P, L’Oréal (FLEX/FLEXI AIR), ECLI:EU:C:2006:271 (Rn. 41, 42, 45); EuGH Rs. C-42/12 P, Vaclav Hrbek (Alpine/ALPINE PRO SPORTSWEAR), ECLI:EU:C:2012:765 (Rn. 57); EuGH Rs. C-171/06 P – T.I.M.E. ART/HABM, ECLI:EU:C:2007:171 (Rn. 41).

Insoweit ist die Funktionsrechtsprechung des EuGH auch als de facto-Harmonisierung eines an das Markenrecht angrenzenden Bereichs des Markenrechts aufzufassen. Die daraus etwa folgenden Bedenken sind jedoch weniger gravierend, wenn man sich vor Augen hält, dass der für die Praxis wichtige Bereich der vergleichenden Werbung ohnehin harmonisiert ist und dass weitere relevante Fallgestaltungen wie die referierende Benutzung unter den (neu formulierten) Schrankentatbestand von Art. 12 lit. c UMV (Art. 14 lit. c MRL) falle, der ohnehin unter dem Vorbehalt lauterer Benutzung steht. Wirkliches Neuland wird daher nicht bzw. nur dort betreten, wo es sich um neuartige Fallgestaltungen wie die Adword-Werbung handelt, bei denen eine vereinheitlichende Instanz in Europa ohnehin Sinn macht – ganz abgesehen davon, dass sich auch die Rechtsprechung zu Adwords ihrem Inhalt nach an die Richtlinie über vergleichende Werbung anlehnt und daher ebenfalls nicht „freischöpferisch“ entwickelt wurde.

Erwägungsgrund 11 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MRL 2008/95/EG; Erwägungsgrund 8 und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a UMV (EG) 207/2009.

In beiden Fällen liegt eine Benutzung „für“, d. h. zur Identifizierung der Waren/Dienstleistungen und ihrer Unterscheidung von solchen anderer Provenienz vor.

Beier, GRUR Int. 1968, 13; Sack, GRUR 1972, 402 ff., 445 ff.; für das italienische Recht bereits zuvor Vanzetti, GRUR Ausl. 1965, 128 ff., 185 ff.

So in den Fällen der Erschöpfung, die nach früherer deutscher Rechtsprechung bei jedem Inverkehrsetzen durch den Markeninhaber eintrat, unabhängig davon, wo diese erfolgt war (Grundsatz der globalen Erschöpfung); BGH GRUR 1964, 372 – Maja; GRUR 1973, 468 – Cinzano.

So insbesondere im Fall der anlehnenden oder vergleichenden Werbung, die ausschließlich nach UWG beurteilt wurden.

So insbesondere in Frankreich. Dies war u. a. der Grund, warum die Rechtsprechung zur internationalen Erschöpfung dort mit Unverständnis betrachtet wurde und niemals Fuß fassen konnte.

In den maßgeblichen Erwägungsgründen heißt es zum einen, der Schutz sei innerhalb des Doppelidentitätstatbestandes „absolut“; zum anderen wird auf den Zweck dieses Schutzes verwiesen, der „insbesondere“ der Herkunftsfunktion dient. Dies lässt sich in unterschiedlicher Weise deuten, was wohl die Ursache für die zunächst schwankende Rechtsprechung des EuGH gewesen ist.

EuGH Rs. C-355/96, Silhouette International Schmied/Hartlauer Handelsgesellschaft, ECLI:EU:C:1998:374, Slg. 1998, I-4799 (Rn. 17); s. auch EuGH Rs. C-228/03, Gilette Company und Gilette Group Finland, ECLI:EU:C:2005:177, Slg. 2005, I-2337 (Rn. 28).

EuGH Rs. C-63/97, BMW, ECLI:EU:C:1999:82, Slg. 1999, I-905 (Rn. 39).

EuGH Rs. C-2/00, Hölterhoff/Freiesleben, ECLI:EU:C:2002:287, Slg. 2002 I-4187 (Rn. 16).

EuGH Rs. C-206/01, Arsenal Football Club/Reed, ECLI:EU:C:2002:651, Slg. 2002, I-10273 (Rn. 47 ff).

EuGH Rs. C-48/05, Opel/Autec, ECLI:EU:C:2007:55, Slg. 2007, I-1017 (Rn. 21 ff).

EuGH Rs. C-48/05, Opel/Autec, ECLI:EU:C:2007:55, Slg. 2007, I-1017 (Rn. 32 ff).

EuGH Rs. C-487/07, L’Oréal u. a., ECLI:EU:C:2009:378, Slg. 2009, I-5185.

EuGH Rs. C-48/05, Opel/Autec, ECLI:EU:C:2007:55, Slg. 2007, I-1017 (Rn. 24).

EuGH Rs. C-487/07, L’Oréal u. a., ECLI:EU:C:2009:378, Slg. 2009, I-5185 (Rn. 58).

EuGH verb. Rs. C-236/08 – C-238/08, Google France und Google, ECLI:EU:C:2010:159, Slg. 2010, I-2417.

EuGH Rs. C-323/09, Interflora und Interflora British Unit, ECLI:EU:C:2011:604, Slg. 2011, I-8625.

EuGH Rs. C-323/09, Interflora und Interflora British Unit, ECLI:EU:C:2011:604, Slg. 2011, I-8625 (Rn. 91), zu Art. 5 Abs. 2 TMD.

Zu dem damit angesprochenen Effekt der de facto-Harmonisierung s. vorne, Fn. 583.

Laan, in: Westkamp u. a., 231 ff.

EuGH verb. Rs. C-236/08 u. C-238/08, Google France und Google, ECLI:EU:C:2010:159, Slg. 2010, I-2417 (Ls. 2; Rn. 50 ff.).

EuGH verb. Rs. C-236/08 – C-238/08, Google France und Google, ECLI:EU:C:2010:159, Slg. 2010, I-2417 (Rn. 93, 95 ff.); EuGH Rs. C-278/08, BergSpechte, ECLI:EU:C:2010:163, Slg. 2010, I-2517 (Rn. 33); bestätigt in EuGH Rs. C-323/09, Interflora und Interflora British Unit, ECLI:EU:C:2011:604, Slg. 2011, I-8625.

Anders als von Lord Justice Jacob in seiner (nach Google France und Google ergangenen) Entscheidung im Fall L’Oréal u. a. publikumswirksam behauptet, war er vom EuGH keineswegs gezwungen worden, eine Beeinträchtigung der Werbefunktion anzunehmen; s. Court of Appeal (Civil Division), L’Oréal u. a., [2010] EWCA Civ 535 L’Oréal u. a., Rn. 32: „the Court… regards the use as affecting the communication, advertising and investment functions of the mark“; s. jedoch EuGH Rs. C-487/07, L’Oréal u. a., ECLI:EU:C:2009:378, Slg. 2009, I-5185 (Rn. 63): „Es obliegt dem vorlegenden Gericht, zu prüfen, ob…die Benutzung der Marken…eine der Funktionen dieser Marken beeinträchtigen kann, wie u. a. die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen der Marken.“

In der Entscheidung zitiert in der Fassung der IrreführendeWerbungRL 84/450/EWG als Art. 3a Abs. 1 lit. g.

EuGH Rs. C-487/07, L’Oréal u. a., ECLI:EU:C:2009:378, Slg. 2009, I-5185 (Rn. 80).

S. dazu Kur/Bently/Ohly, Sweet Smells and a Sour Taste, MPI Research Paper No. 09-12, http://​papers.​ssrn.​com/​sol3/​papers.​cfm?​abstract_​id=​1492032.

So sollte die Benutzung von Marken in der vergleichenden Werbung als Markenverletzung anzusehen sein, wenn sie den Bestimmungen der RL vergleichende Werbung 2006/114/EG nicht entspricht; dies sollte jedoch nur dann gelten, wenn die generellen Voraussetzungen einer Verletzung erfüllt sind. Das hätte entweder bedeutet, dass die Einbeziehung der vergleichenden Werbung in das Markenrecht nur in den (extrem seltenen) Fällen zur Anwendung kommt, in denen durch die Nennung der geschützten Marke im Rahmen des Vergleichs die Herkunftsfunktion dieser Marke beeinträchtigt wird, oder es hätte den Rechtsanwender dazu gezwungen, das gesetzliche Erfordernis einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion für die Fälle der vergleichenden Werbung zu ignorieren.

EuGH Rs. C-533/06, O2 Holdings und O2 (UK), ECLI:EU:C:2008:339, Slg. 2008, I-4231; EuGH Rs. C-558/08, Portakabin, ECLI:EU:C:2010:416, Slg. 2010 I-6963.

Wenn in einer Werbung, in der ein Telekommunikationsanbieter die eigenen Tarife mit denjenigen von O2 vergleicht, die Marke O2 in einer gegenüber der Markeneintragung leicht verfremdeten Form verwendet wird, ist es weder sinnvoll, nach einer gegebenenfalls zwischen den beiden Versionen von O2 bestehenden Verwechslungsgefahr zu fragen, noch bietet die Verfremdung des Zeichens irgendeinen Anlass, die Möglichkeit der Verwechslung zwischen O2 und der (völlig abweichenden) Marke des Werbenden zu eruieren.

Auch nach der Gesetzesänderung führt dies zu der wenig stimmigen Rechtsfolge, dass im Fall von Werbevergleichen, die die als Vergleichsobjekt herangezogene Marke in (leicht) verfremdeter Form benutzen, allein das UWG anwendbar bleibt, während derselbe Vergleich dem Markenrecht unterfällt, wenn die Marke in identischer Form verwendet wird.

Zur Korrekturbedürftigkeit des Kriterienkatalogs im Hinblick auf die Präsentation legal hergestellter und vertriebener Waren als Imitation oder Nachahmung (Art. 4 lit. g RL vergleichende Werbung).

Wobei dies nicht auf bekannte Marken beschränkt wird.

Was voraussetzt, dass eine solche zumindest in Ansätzen vorhanden ist, auch wenn die Kriterien für den Schutz bekannter Marken nicht vorhanden sein mögen.

Siehe etwa die Mitteilung Binnenmarkt für Rechte des geistigen Eigentums, KOM(2011) 287 endg.

Schließlich muss das Immaterialgüterrecht dem „beiderseitigen Vorteil von Erzeugern und Nutzern“ dienen (vgl. Art. 7 TRIPS). Das „Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die dem Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen“, steht insofern dem „Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben“, gleichberechtigt gegenüber (vgl. Art. 27 der UN-Menschenrechtscharta und Art. 15 Abs. 1 des UN-Sozialpakts).

EuGH Rs. C-145/10, Painer, ECLI:EU:C:2013:138.

EuGH, Rs. C-5/08, Infopaq International, ECLI:EU:C:2009:465, Slg. 2009, I-6569.

Vgl. §§ 87 f bis 87 h dt. UrhG n.F.

Eine einheitliche und rechtsverbindliche Definition des Begriffs existiert derzeit nicht. Nachfolgend gilt als Geschäftsmethode jedes planmäßige Vorgehen im geschäftlichen Bereich, um ein Ziel optimal zu erreichen (vgl. Jänich, GRUR 2003, 483). Um ein begrifflich bedingtes Präjudiz zu vermeiden wird gerade nicht auf die ebenfalls geläufige Negativabgrenzung abgestellt, wonach es sich um Methoden handelt, die keine technischen Merkmale besitzen (so von offizieller Seite der EU, am 29. Mai 2017 abrufbar unter: http://​europa.​eu/​rapid/​pressReleasesAct​ion.​do?​reference=​MEMO/​02/​32&​format=​HTML&​aged=​1&​language=​DE&​guiLanguage=​fr).

Im internationalen Kontext siehe außerdem den insoweit nachgebildeten Art. 6 der WIPO Model Provisions on Protection against Unfair Competition. Die Harmonisierung des Geheimnisschutzes auf EU-Ebene orientiert sich in Teilen ebenfalls an Art. 39 Abs. 2 TRIPS: Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, v. 08.06.2016 (ABl. L 157 v. 15.06.2016); vgl. zur Ausgangsfassung die Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb, GRUR Int. 2014, 554 ff.

Im Übrigen ist für den insoweit bestehenden Schutz gegen die unbefugte Offenbarung oder Weitergabe von Geschäftsmethoden erforderlich, dass diese einen wirtschaftlichen Wert haben, weil sie geheim sind und Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen waren (vgl. Art. 39 Abs. 2 TRIPS und Art. 2 Nr. 1 RL 2016/943).

Am 11.12.2012 hat das EU-Parlament das sog. EU-„Patentpaket“ mit Maßnahmen für einen EU-weiten Patentschutz verabschiedet, die Zustimmung des Rates folgte am 17.12.2012. Das EPG-Übereinkommen ist erlassen, tritt aber erst bei der Ratifizierung des Übereinkommens durch 13 Mitgliedstaaten in Kraft (siehe Art. 89 EPG-Übereinkommen). Auch die darauf folgenden Verordnungen (EPatVO (EU) 1257/2012 und ÜbersetzungsregelungenVO) sind erlassen. Sie gelten aber erst ab dem Inkraftreten des EPG-Übereinkommens (siehe Art. 18 Abs. 2 EPatVO (EU) 1257/2012 und Art. 7 Abs. 2 ÜbersetzungsregelungenVO). Im Einzelnen zu diesem Vorhaben siehe auch die vorherige Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht „The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern“ vom 17.10.2012 von Hilty/Jaeger/Lamping/Ullrich, am 29. Mai 2017 abrufbar unter http://​www.​ip.​mpg.​de/​fileadmin/​templates/​pdf/​MPI-IP_​Twelve-Reasons_​2012-10-17_​01.​pdf.

Zum Hintergrund des Patentierungsverbots vgl. ausführlich Melullis, in: Benkard, Art. 52 Rn. 153 ff.

Melullis, in: Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 52 Rn. 185; genauso in Bezug auf Software vgl. Hilty/Geiger, IIC 2005, 623 f. mit Verweis auf den Wortlaut des Richtlinienvorschlags 2002/0047; ebenso Dybdahl-Müller, Kap. III, Rn. 92.

So auch Steinbrenner, in: Singer/Stauder, Art. 52 Rn. 36.

EPA T 930/05, Verfahren zum Modellieren eines Prozessnetzwerks, ECLI:EP:BA:2006:T093005.​20061110, Nr. 1.

Die Bereiche digitale Kommunikation und Computertechnologie gehören konstant zu den anmeldestärksten Gebieten: In den Jahren 2012 bis 2016 verzeichnete der Bereich digitale Kommunikation jeweils die zweit- oder drittmeisten Anmeldungen, mit einer durchschnittlichen Zunahme der Anmeldungen in Höhe von ca. 4,4 %; auf den Bereich Computertechnologie fielen die dritt- oder viertmeisten Anmeldungen mit einer durchschnittlichen Zunahme der Anmeldungen in Höhe von ca. 5,4 %; vgl. dazu die entsprechenden Jahresberichte des EPA, am 29. Mai 2017 abrufbar unter http://​www.​epo.​org/​about-us/​annual-reports-statistics/​annual-report.​html.

Hilty/Geiger, IIC 2005, 620 sowie Steinbrener, in: Singer/Stauder, Art. 52 Rn. 34 m.w.N.

Hilty/Geiger, IIC 2005, 620; mit derselben Feststellung, auch im Hinblick auf die Rechtslage in den USA, vgl. Marsnik/Thomas, Boston College Int. and Comp. L. Rev. 2011, 327.

Die ehemalige Präsidentin des EPA Brimelow selbst sieht das Patentrechtssystem am Scheideweg angelangt (vgl. http://​www.​heise.​de/​newsticker/​meldung/​Das-weltweite-Patentsystem-am-Scheideweg-203177.​html. abrufbar am 29. Mai 2017) bzw. an den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit (DIES., The Journal of World Intellectual Property 2011, 230 ff.

Den rechtspolitischen Hintergrund markiert das zähe und letztlich erfolglose Ringen um die Durchsetzung des Richtlinienvorschlags über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen. Vgl. insoweit Richtlinienvorschlag Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, KOM (2002) 92 endg., passim; für einen konzisen Abriss des Verfahrensganges vgl. Hilty/Geiger, IIC 2005, 621 f. und Moufang, in: Kur/Luginbühl/Waage, FS für Gert Kolle/Dieter Stauder, 227 f. Zuletzt revitalisierte sich die Debatte wieder im Zuge der Bestrebungen um ein europäisches Gemeinschaftspatent. Insbesondere wird dabei die Befürchtung geäußert, der „Entwurf eines Übereinkommens über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente“ (EPLA) würde die umstrittene Auslegungspraxis des EPA (nicht zuletzt auch aufgrund personeller Verflechtungen) europaweit bestätigen und die Patentierung von Software faktisch legitimieren. Vgl. dazu Wimmer-Leonhardt, WRP 2007, 275 und 279 f.

Dazu Aharonian, CIPA 2004, 23 ff.; in diese Richtung auch Bakels/Hugenholtz, JURI 107 DE, 2002, 37.

Vorlage G 3/08 vom 22. September 2008 (vorgelegt gemäß Art. 112 Abs. 1 lit.b EPÜ), am 29. Mai 2017 abrufbar unter http://​documents.​epo.​org/​projects/​babylon/​eponet.​nsf/​0/​B89D95BB305AAA8D​C12574EC002C7CF6​/​$File/​G3-08_​en.​pdf.

Vgl. EPA (Große Beschwerdekammer), Stellungnahme vom 12.5.2010, GRUR Int. 2010, 608.

T 208/84, ABl. 1987, 14, Computerbezogene Erfindung/VICOM; T 26/86, ABl. 1988, 19, Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL.

Dybdahl-Müller, Kap. III, Rn. 91; ähnlich Diver, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2008, 130, jew. m.w.N.

Diese Ansicht vertreten mehrheitlich auch die Literatur sowie die deutsche Rechtsprechung; vgl. etwa Moufang, in: Kur/Luginbühl/Waage, FS für Gert Kolle/Dieter Stauder, 236 m.w.N., sowie mit dem allgemeinen Meinungsstand zur Interpretation des Art. 52 Abs. 2 und 3 EPÜ (234 ff.).

Gefordert wird nurmehr ein durch das Programm bewirkter „weiterer technischer Effekt“, vgl. T 1173/97, Computerprogrammprodukt, ABl. EPA 1999, 609; zu dieser Grundlagenentscheidung Steinbrener, in: Singer/Stauder, Art. 52 Rn. 44 ff.

Vgl. die Mitteilung des EPA betreffend die „Prüfung computerimplementierter Erfindungen im Europäischen Patentamt unter besonderer Berücksichtigung computerimplementierter Geschäftsmethoden“, am 29. Mai 2017 abrufbar unter http://​archive.​epo.​org/​epo/​pubs/​oj007/​11_​07/​11_​5947.​pdf.

Vgl. dazu etwa die Analyse der Rechtsprechung des EPA von Nack/Straus, in: Blind u. a., 148 ff. (150); in Bezug auf das deutsche Recht auch Anders, GRUR 2001, 558.

Zur Kritik am Technikbegriff vgl. in jüngerer Zeit Nack, GRUR 2014, 148 f. und in kritischer Erwiderung hierauf Ensthaler, GRUR 2015, 150 ff.

Vgl. Kraßer/Ann, §3 IV, Rn. 37. („Besonders wichtig für die Einschätzung des Patentwesens ist die Frage, inwieweit sein Schutzeffekt in der Inventions- und Innovationsphase erfinderische Bemühungen und Investitionen hervorruft, die ohne ihn unterblieben.“).

Ausführlich zum Leistungsschutz mit rechtsvergleichenden Überlegungen im Hinblick auf das Schweizer Recht und allgemeinen investitionsschutzrechtlichen Überlegungen vgl. Hilty, in: Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein, FS für Eike Ullmann, 643 ff. (passim).

Vgl. SoftwareRL 2009/24/EG.

In Bezug auf die Problematik um die Patentierbarkeit von Software stellt sich die gleich gelagerte Frage vor dem Hintergrund des bereits bestehenden urheberrechtlichen Schutzes, der neben den faktischen Schutzmaßnahmen besteht; zu dieser Annahme vgl. Melullis, in: Ann u. a., FS für Reimar König, 348.

In anderem Zusammenhang vgl. Arrow, The Organization of Economic Activity, in: Collected Papers of Kenneth J. Arrow, 134 („market failure is not an absolute“); in diese Richtung auch Fritsch, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, 5 (wonach die Feststellung, wann ein Marktversagen im Einzelfall vorliegt, durchaus streitbar ist).

Ähnlich in Bezug auf Software Hilty/Geiger, IIC 2005, 627 und 630; mit genau umgekehrter „Darlegungs- und Beweislast“, wonach eine Beschränkung der Patentierbarkeit von Software nach dem Status Quo einer besonderen Rechtfertigung bedarf Nack, in: Ann u. a., FS für Reimar König, 360.

Vgl. dazu First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases vom 12. Dezember 2005, abrufbar unter http://​ec.​europa.​eu/​internal_​market/​copyright/​docs/​databases/​evaluation_​report_​en.​pdf (zuletzt abrufbar am 29. Mai 2017); siehe ausführlich außerdem Abschn. 3.2.2.3.

Vgl. dazu in Bezug auf die Patentierbarkeit von Software Melullis, in: Ann u. a., FS für Reimar König, 348.

Vgl. nur Bessen/Maskin, Sequential Innovation, Patents, and Imitation; Bessen/Hunt, An Empirical Look at Software Patents; Harhoff, in: Monopolkommission, 83; mit eindeutig gegenteiligem Ergebnis Perlzweig, Patentwürdigkeit, 253 f.; allgemein dazu Hilty/Geiger, IIC 2005, 630 ff. und Schölch, GRUR 2006, 976.

Eine abschreckende Wirkung hierin erkennen Samuelson/Schultz, Lewis & Clark Law Review 2011, 126 f.

Vgl. Samuelson/Schultz, Lewis & Clark Law Review 2011, 124 f.

Kamlah, CR 2010, 489; Ensthaler, GRUR 2013, 669.

EuGH, Rs. C-406/10, SAS Institute Inc./World Programming Ltd., ECLI:EU:C:2012:259, Slg. 2012, I-0000; allgmein zum deutschen Recht Grützmacher, in: Wandtke/Bullinger, § 69a Rn. 22, 27 ff.

BT-Drs. 17/13086 vom 16. April 2013, Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN „Wettbewerb und Innovationsdynamik im Softwarebereich sichern – Patentierung von Computerprogrammen effektiv begrenzen“; ablehnend mit Blick auf internetgestützte Erfindungen Haedicke/Zech, GRUR-Beilage 2014, 54 (Fn. 13).

In diese Richtung Samuelson/Schultz, Lewis & Clark Law Review 2011, 126 ff.; speziell in Bezug auf Software vgl. Bessen/Hunt, in: OECD, 247 ff.; sowie Hilty/Geiger, IIC 2005, 632 und 637 f.; allgemein zu den sog. „Hold-up-Situationen“ vgl. Harhoff, in: Monopolkommission, 82.

Wagner, Business Method Patents in Europe and their Strategic Use – Evidence from Franking Device Manufacturers, Economics of Innovation and new Technology 2008, 173 ff. (passim).

Die Einordnung als Erzeugnispatent (z. B. Stoffe, Maschinen oder Vorrichtungen) bereitet dabei ebenso Probleme wie derjenige an ein – typischerweise innerbetrieblich verwendetes – Verfahrenspatent (insbesondere in Form eines Herstellungsverfahrens); allgemein hierzu siehe etwa Melullis, in: Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 52 Rn. 103.

Entscheidung des United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) vom 30. Oktober 2008 In re Bernard L. Bilski and Rand A. Warshaw, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008); vgl. dazu die Kurzzusammenfassung GRUR Int. 2010, 781; sowie die mitunter ausführlichen Besprechungen von Sattler de Sousa E. Brito, GRUR Int. 2008, 1075 ff.; Lejeune/Siekmann, MMR 2010, 741 ff.; Schauwecker, GRUR Int. 2010, 1 ff. und 115 ff.

Gegen die generelle Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden, die in den USA nach wie vor mehrheitlich anerkannt ist, richtete sich in der Rechtssache Bilsky lediglich Richter Stevens in einem Sondervotum, vgl. GRUR Int. 2010, 781.

Entscheidung des Supreme Court of the United States vom 19.06.2014 Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al., 134 S.Ct. 2347 (2014); vgl. dazu Burk, IIC 2014, 865 ff; Meyer, S., CRi 2014, 146 ff; Claessen, IPRB 2014, 255 f.

In Bezug auf den Wortlaut des Art. 52 EPA vgl. Melullis, in: Ann u. a., FS für Reimar König, 351.

Vogel, in: Schricker/Loewenheim, § 85 Rn. 4.

Schulze, in: Dreier/Schulze, § 85 Rn. 1.

Schulze, in: Dreier/Schulze, § 85 Rn. 1, 7 ff.; Boddien, in: Fromm/Nordemann, § 85 Rn. 1, 2; Meckel, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, § 85 Rn. 1.

§§ 85, 87, 94 UrhG.

Vogel, in: Schricker/Loewenheim, § 85 Rn. 11.

Siehe zur Diskussion auch Kreile, ZUM 2009; 113 ff.; Pakuscher, ZUM 2009, 89 ff.; Gerlach, ZUM 2009, 103 ff.; Stuwe, ZUM 2009, 117 ff.; Drücke, ZUM 2009, 108 ff.; Schulze, ZUM 2009, 93 ff.; Pennartz, MMR-Aktuell 2012, 330025.

Vgl. zur Rechtslage in Deutschland Vogel, in: Schricker/Loewenheim, § 85 Rn. 11.

Art. 3 Abs. 2 SchutzdauerRL 2006/116/EG.

Vorschlag der Kommission sowie entsprechende Pressemitteilungen am 14. April 2015 abrufbar unter http://​ec.​europa.​eu/​internal_​market/​copyright/​term-protection/​term-protection_​de.​htm.

Art. 3, Abs. 1, S. 2, 2. Spiegelstrich und Abs. 2 der SchutzdauerRL in der Fassung der RL 2011/77/EU.

Vogel, in: Schricker/Loewenheim, § 85 Rn. 11; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 85 Rn. 5, 15; Boddien, in: Fromm/Nordemann, §§ 85 Rn. 40.

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses, BT.-Drs. 16/13674.

Id.; siehe auch Lampel/Bhalla/Jha, The Role of Copyrights, 2006, 3.

Vergleiche S. 5 des Richtlinienvorschlags zur Änderung der SchutzdauerRL, KOM(2008) 464 endg.

Siehe Pressemitteilung des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz, am 18. Oktober 2015 abrufbar unter http://​www.​bmjv.​de/​SharedDocs/​Archiv/​DE/​Pressemitteilung​en/​2012/​20121031_​Laengere%20​Schutzfristen_​fuer_​ausuebende_​Kuenstler_​und_​Tontraegerherste​ller.​html?​nn=​4795776%22.

Helberger u. a., E.I.P.R. 2008, 174 ff. Hierauf weisen auch die Autoren der Studie „The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy“ des Institute for Information Law in Amsterdam auf S. IV der Executive Summary hin. Am 10. Juni 2017 war die Studie im Volltext abrufbar unter http://​ec.​europa.​eu/​internal_​market/​copyright/​docs/​studies/​etd2005imd195rec​ast_​report_​2006.​pdf.

Siehe dazu Klass/Drexl/Hilty/Kur/Peukert, IIC 2008, 586 ff.; Klass, ZUM 2008, 663 ff.; Dietz, GRUR Int. 2015, 641 ff.

Klass, ZUM 2008, 663. Man sollte natürlich den ausübenden Künstlern auch auf europäischer Ebene helfen und ihre soziale und wirtschaftliche Position verbessern, insbesondere durch „eine angemessene Beteiligung für die gesamte Schutzdauer, nicht nur für den gewährten Verlängerungszeitraum“, Dietz, GRUR Int. 2015, 648.

Vgl. Helberger u. a., E.I.P.R. 2008, 178; Klass, ZUM 2008, 663; Dies., ZUM 2008, 828; Hilty u. a., GRUR Int. 2008, 907; kritisch hierzu Wandtke/Gerlach, ZUM 2008, 822; Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2009, 38.

Kauert, Leistungsschutzrecht, 79; Loewenheim, § 40 Rn. 4.

Hierauf weisen auch die Autoren der Studie „The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy“ des Institute for Information Law in Amsterdam auf S. IV der Executive Summary hin. Am 18. Juni 2017 war die Studie im Volltext abrufbar unter http://​ec.​europa.​eu/​internal_​market/​copyright/​docs/​studies/​etd2005imd195rec​ast_​report_​2006.​pdf. Siehe auch Helberger u. a., E.I.P.R. 2008, 177.

Wandtke/Bullinger, Urheberrecht, Vorb. §§ 87 a ff., Rn. 6 ff.

Zur bewegten Entstehungsgeschichte des sui generis Schutzes: Gaster, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil 7.6.B. Rn. 5 ff.

Vogel, in: Schricker/Loewenheim, Vor §§ 87a ff. Rn. 30 ff.

Datenbankhersteller ist nach der Legaldefinition in § 87a Abs. 2 UrhG derjenige, der die wesentliche Investition im Sinne des § 87 a Abs. 1 UrhG vorgenommen hat.

Vogel, in: Schricker/Loewenheim, § 87a Rn. 3 ff.

Der Kommissionsbericht zur DatenbankenRL war am 30. Juni 2016 abrufbar unter: http://​ec.​europa.​eu/​internal_​market/​copyright/​docs/​databases/​evaluation_​report_​en.​pdf.

Vgl. Kommissionsbericht (Fn. 723), 5.

Wörtlich heißt es in dem Kommissionsbericht (Fn. 723), 5: „Is „sui generis“ protection therefore necessary for a thriving database industry? The empirical evidence, at this stage, casts doubts on this necessity“.

Dies ist zumindest das Ergebnis einer Internetbefragung durch die Kommission, vgl. Kommissionsbericht (Fn. 723), 16 ff.

EuGH, Rs. C-203/02, The British Horseracing Board u. a., ECLI:EU:C:2004:695, Slg. 2004, I-10415.

EuGH, Rs. C-203/02, The British Horseracing Board u. a., ECLI:EU:C:2004:695, Slg. 2004, I-10415 (Rn. 17).

Wandtke/Bullinger, Urheberrecht, Vor §§ 87 a ff., Rn. 8. Vergleiche auch Kur, GRUR Int. 2006, 727.

Zum Stand der Diskussion: Wandtke, ZUM 2014, 847 ff.; Schweizer, ZUM 2010, 7 ff.; Ensthaler/Blanz, GRUR 2012, 1109; Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2010, 809; Ohly, WRP 2012, 41; Becker, ZUM 2010, 1; Schwarz, GRUR-Prax 2010, 283; Kühne, CR 2013, 169; Stieper, ZUM 2013, 10. Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Gesetzesentwurf für eine Ergänzung des Urheberrechtsgesetzes durch ein Leistungsschutzrecht für Verleger, 27. November 2012, am 10. Juni 2017 abrufbar unter http://​www.​ip.​mpg.​de/​fileadmin/​ipmpg/​content/​stellungnahmen/​Leistungsschutzr​echt_​fuer_​Verleger_​01.​pdf.

Ensthaler/Blanz, GRUR 2012, 1109; Hegemann/Heine, AfP 2009, 207.

Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2010, 808 f.

Die Verlage lassen sich die Urheberrechte in den Verlagsverträgen normalerweise recht umfänglich abtreten, vgl. für Deutschland beispielsweise den Normvertrag – Mustervertrag – für den Abschluss von Verlagsverträgen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87 f Rn. 1.

Schweizer, ZUM 2010, 7 ff.; siehe auch einen entsprechenden Passus im Koalitionsvertrag zwischen der CDU, CSU und FDP in der 17. Legislaturperiode, 104, wo es wörtlich heißt: „Wir streben deshalb die Schaffung eines Leistungsschutzrechts für Presseverlage zur Verbesserung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet an“. Am 10. Juni 2017 abrufbar unter http://​www.​bmi.​bund.​de/​SharedDocs/​Downloads/​DE/​Ministerium/​koalitionsvertra​g.​pdf?​_​_​blob=​publicationFile; siehe auch Hegemann, FAZ vom 9. April 2009.

Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2010, 808.

Ensthaler/Blanz, GRUR 2012, 1109.

§§ 87 f bis 87 h UrhG.

Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2010, 808.

Am 10. Juni abrufbar unter http://​eur-lex.​europa.​eu/​legal-content/​DE/​TXT/​PDF/​?​uri=​CELEX:​52016PC0593&​from=​EN.

Koalitionsvertrag zwischen der CDU, CSU und FDP in der 17. Legislaturperiode, 103 f.

Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2010, 808, Ziffer 7.

Vgl. die Begründung zum Entwurf eines Siebenten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes, BT-Drs. 17/11470, Abschn. A.II.

EuGH, Rs. C-5/08, Infopaq International, ECLI:EU:C:2009:465, Slg. 2009, I-6569.

Id.

Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2010, 808, 809.

Zur Schutzfähigkeit von Nachrichten tatsächlichen Inhalts hat das Landgericht Düsseldorf entschieden, dass Nachrichten tatsächlichen Inhalts mangels einer persönlich schöpferischen geistigen Leistung sowie einer fehlenden Gestaltungshöhe nicht dem Urheberschutz unterfallen. Anderes gelte nur, wenn die Nachricht durch besonderen Stil, Diktion oder besonderer Formulierung urheberrechtlichen Schutz genießt. Vgl. LG Düsseldorf, ZUM-RD 2007, 367.

Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2010, 809.

Frankreich: Einigung zwischen Google und französischen Verlegern, MMR-Aktuell 2013, 343201.

Busqué García, GRUR Int. 2015, 419–420.

Id.

Am 1. Januar 2015 ist das Gesetz 21/2014 vom 4.11.2014 zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes und der Zivilprozessordnung in Kraft getreten.

Busqué García, GRUR Int. 2015, 419–420.

Entwurf eines Siebenten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes, BT-Drs. 17/11470; vgl. zu diesem Gesetzesentwurf Ensthaler/Blanz, GRUR 2012, 1104.

Pressemitteilung des Bundesrates vom 22. März 2013, am 10. Juni 2017 abrufbar unter http://​www.​bundesrat.​de/​SharedDocs/​texte/​13/​20130322-leistungsschutzr​echt.​html.

Dreier, in: Dreier/Schulze, § 87 f Rn. 1; Graef, in: Ahlberg/Götting, BeckOK Urheberrecht, § 87 f Rn. 6.

BT-Drucks 17/11470, S. 8.

Id.

Graef, in: Ahlberg/Götting, BeckOK Urheberrecht, § 87 f Rn. 7.

Am 10. Juni 2017 abrufbar unter https://​www.​bundestag.​de/​presse/​hib/​2015_​03/​-/​363778.

Id.

Siehe auch Müller, ZUM 2009, 121 ff.; Vianello, MMR 2009, 90 ff.

BGH, GRUR 2010, 628 ff. – Vorschaubilder.

BGH, GRUR 2010, 628 (631 f.) – Vorschaubilder.

Siehe auch Stellungnahme der GRUR zur Anhörung des BMJ am 28. Juni 2010 zum Thema „Leistungsschutzrecht für Verleger“, GRUR 2010, 808 (809).

BGH, GRUR 2010, 628 (632) – Vorschaubilder.

Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2010, 809.

Vgl. „Google announces end of News in Spain“, am 10. Juni 2017 abrufbar unter http://​ipkitten.​blogspot.​de/​2014/​12/​google-announces-end-of-news-in-spain.​html.

Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2010, 809.

LG Berlin, Urteil vom 6. Januar 2015 – 15 O 412/14.

LG Berlin: Verletzung des Leistungsschutzrechts durch Veröffentlichung eines Screenshots, MMR 2015, 538.

Weck, t3n.de, 24. März 2015, am 10. Juni 2017 abrufbar unter: http://​t3n.​de/​news/​erster-fall-leistungsschutzr​echt-missbrauch-601724.

Am 10. Juni 2017 abrufbar unter http://​leistungsschutzr​echt.​info/​news/​2015-09-29/​google-lehnt-vergleich-mit-vg-media-ab.

Am 10. Juni 2017 abrufbar unter http://​www.​computerbild.​de/​artikel/​cb-News-Internet-Fast-Flip-Google-beteiligt-Verlage-an-neuem-Nachrichtendiens​t-4693695.​html.

Ensthaler/Blanz, GRUR 2012, 1109.

Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Gesetzesentwurf für eine Ergänzung des Urheberrechtsgesetzes durch ein Leistungsschutzrecht für Verleger, 27. November 2012, unter Verweis auf BGH GRUR 2010, 628, 632 – Vorschaubilder I; BGH GRUR 2011, 56 (58) – Session-ID, am 10. Juni 2017 abrufbar unter http://​www.​ip.​mpg.​de/​fileadmin/​ipmpg/​content/​stellungnahmen/​Leistungsschutzr​echt_​fuer_​Verleger_​01.​pdf.

Stellungnahme von iRights, am 10. Juni 2017 abrufbar unter http://​www.​heise.​de/​newsticker/​meldung/​Entwurf-fuer-neues-Leistungsschutzr​echt-durchgesickert-995700.​html.

Ausführlich zur Interessenlage im Hinblick auf einen verstärkten Rechtsschutz durch Einräumung von Ausschließlichkeitsrechten an der Veranstaltung von Sportereignissen Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrechte; Röhl, Schutzrechte im Sport; Ott, Leistungs- und Investitionsschutz für Sportveranstalter: Bestandsaufnahme, Analyse und Folgerungen, Baden-Baden 2014; Brost, Ein Leistungsschutzrecht sui generis für Sportveranstalter: Grundrechtliche Handlungsverpflichtungen und Gestaltungsoptionen des Gesetzgebers, (Kölner Studie zum Sportrecht) Köln 2017.

Zu nennen wäre neben der bereits genannten Literatur Schröder, Wem gehört der Fußball?; Krainer, Sportveranstalterrechte – Ein neues Immaterialgüterrecht?; Paal, Leistungs- und Investitionsschutz für Sportveranstalter; Heermann, GRUR 2012, 791 und GRUR 2015, 232; Beater, AfP 2008, 345.

Dazu umfassend Brost, Ein Leistungsschutzrecht sui generis; Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrechte; Röhl, Schutzrechte im Sport; Schröder, Wem gehört der Fußball?; Krainer, Sportveranstalterrechte – Ein neues Immaterialgüterrecht?; Paal, Leistungs- und Investitionsschutz für Sportveranstalter; Heermann, GRUR 2012, 791 und GRUR 2015, 232; Beater, AfP 2008, 345; Magroni, llC 2016, 386.

Speziell zur DatenbankenRL 96/9/EG siehe Abschn. 3.2.2.3. Der EuGH (Rs. C-338/02, Fixtures Marketing, ECLI:EU:C:2004:696, Slg. 2004, I-10497) hat 2004 entschieden, dass Spielpläne zwar Datenbanken darstellen können, mangels Investitionen aber nicht als Datenbank schutzfähig sind; vgl. dazu etwa Heermann, WRP 2012, 371 und Magroni, llC 2016, 866.

Art. 6 Abs. 1c.

EuGH, Rs. C-403/08 und C-429/08 Football Association Premier League u. a., ECLI:EU:C:2011:631, Slg. 2011, I-9083. Ausführlich dazu Bernhard/Nemeczek, GRUR Int. 2012, 293; Heermann, GRUR 2012, 791 und Magroni, llC 2016, 386. In der Entscheidung ging es um komplexe Fragen der Dienstleistungsfreiheit bei Fernsehübertragungen von Sportereignissen, insbesondere um die Frage, ob Spiele der englischen Premier League mittels Dekordierungsvorrichtungen über ausländische EU-Staaten, unter Umgehung des britischen Pay TV-Sender Sky, wiedergegeben werden dürfen.

EuGH, Rs. C-403/08 und C-429/08 – Football Association Premier League u. a., ECLI:EU:C:2011:631, Slg. 2011, I-9083, (Erwähnungsgrund 149).

Die Ausführungen des EuGH bestätigen die von Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrechte, 16 ff. vorgenommene europarechtliche Einschätzung. Ein im Auftrag der Kommission 2014 erstelltes Gutachten des niederländischen Asser Instituut sieht kein dringendes Bedürfnis für eine Harmonisierung auf europäischer Ebene.

Außerhalb der EU wäre etwa Brasilien zu nennen; dazu Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrechte, 61 ff.

Gemäß Art. L-335-1-3 Code du Sport steht das Recht zur Verwertung einer Veranstaltung oder eines sportlichen Wettkampfs („droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives“) dem Veranstalter („organisateur“) zu. Zwar kommt als Veranstalter „toute personne physique ou morale de droit privé“ in Betracht, der Fokus liegt jedoch auf der Organisation durch Sportverbände, deren Stellung im Einzelnen geregelt ist, ausführlich dazu Marmay, Dalloz 2014, 1428; Brost, Leistungsschutzrecht sui generis, 539; Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrechte, 57.

EuGH, Rs. C-403/08 und C-429/08 – Football Association Premier League u. a., ECLI:EU:C:2011:631, Slg. 2011, I-9083.

Dazu im Einzelnen Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrechte und die weitere in Fn. 788 genannte Literatur.

Ausführlich zum Recht der Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 4. Aufl. 2016, Einl. F. Der Aspekt der parasitären Ausbeutung fremder Leistungen ist nicht durch die UGP-RL 2005/29/EG harmonisiert, da diese nur im sog. „B2C“-Verhältnis gilt.; rechtsvergleichend Henning-Bodewig, International Handbook.

Zur DatenbankenRL 96/9/EG siehe Abschn. 3.2.2.3.

Erwägungsgrund 105. Diese berechtigte Beschränkung zu wenig Rechnung tragend Paal, Leistungs- und Investitionsschutz für Sportveranstalter; dazu kritisch Heermann, GRUR Int. 2015, 232.

Ausführlich dazu in diesem Werk unter Abschn. 3.2.2.3.

Jedenfalls in Deutschland gibt es zurzeit keine konkreten Hinweise darauf, dass ein eigenes Leistungsschutzrecht für Sportveranstalter etwa im Fußballbereich zu einer Intensivierung der „public policy interests“ führen würde; vgl. Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrechte, 80 ff; a.A. oftenbar Brost, Ein Leistungsschutzrecht sui generis.

So Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrechte, 68 ff.; in diese Richtung auch Körber/Ess, WRP 2011, 697.

Ausführlich Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrechte.

Vgl. nur Schröer, Der unmittelbare Leistungsschutz; Laier, Berichterstattung, 169 ff.; Lochmann, Sportveranstaltungen, 182 ff.; Krebs/Becker/Dück, GRUR 2011, 391; ablehnend Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrechte, 50 ff.; Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 9; Peifer, GRUR-Prax 2011, 181; der BGH hat in der „Hartplatzhelden“-Entscheidung (GRUR 2011, 436) derartige Leistungsschutzrechte auf der Grundlage der Generalklausel abgelehnt; ganz klar ist die Situation nach der „Perlentaucher“-Entscheidung (GRUR 2011, 134) aber nicht. Ein Leistungsschutzrecht sui generis fordert de lege ferenda insb. Brost.

So für Deutschland Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrechte und der überwiegende Teil der in Fn. 788 zitierten Literatur. Diese bedeutet noch keine unbedingte „Forderung“ eines Ausschließlichkeitsrechts für Sportveranstalter, sondern klärt in einem ersten Schritt die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, ohne die jede weitere (rechtspolitische) Überlegung sinnlos ist.

In diesem Sinne wohl auch das Gutachten des TMC Asser Instituut von 2014.

Siehe vor allem die gründliche rechtsvergleichende Aufarbeitung des Themas durch Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps; sowie Wilkof/Basheer, Overlapping Intellectual Property Rights, Oxford Univ Pr (2012); siehe ferner Dinwoodie, in: Ginsburg/Besek, 498 ff.; Kur, in: Schricker/Dreier/Kur, 23 ff.; Dies., in: Ginsburg/Besek, 594 ff.; Dies., in: Ghidini/Genovesi, 613 ff.; Dies., in: Cruquenaire/Dusollier, 155 ff.; Moffat, Berkeley Tech. L. J. 2004, 1474 ff.; Ohly, GRUR Int. 2007, 704 ff.; Quaedvlieg, in: Grosheide/Brinkhof, 497 ff.; Ders., in: Derclaye, 480 ff.; Sosnitza, in: Keller/Plassmann/Falck, FS für Winfried Tilmann, 895 ff.; von den zahlreichen Dissertationen, die sich mit Aspekten von Overlaps befassen, siehe z. B. Tresper, Zeichen; Heitto, Fragen der Abgrenzung; zur Rechtslage in der Schweiz beim Aufeinandertreffen mehrerer Schutzrechte am Beispiel fiktiver Figuren siehe Meer, Die Kollision von Immaterialgüterrechten.

Zu den Ursachen s. u. a. Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 1 f.; Quaedvlieg, in: Grosheide/Brinkhof, 497 ff.; Kur, in: Ginsburg/Besek, 594 f.; Moffat, Berkeley Tech. L. J. 2004, 1475 ff.

Ausführlich Kur, in: Schricker/Dreier/Kur, 25 ff.

Zu diesem Phänomen und seinen Konsequenzen für die Überlagerung von Schutzrechten siehe Kur, in: Schricker/Dreier/Kur, 34, 42 ff.; Dies., in: Ginsburg/Besek, 597 ff. Dies wird als „asymmetrische Konvergenz“ bezeichnet; s. dazu auch noch hinten (S. 185).

Obwohl diese Einteilung den Überblick erleichtert und auch die Gliederung der folgenden Darstellung vorgibt, wird damit nicht behauptet, dass die Unterscheidung zwischen den einzelnen Formen der Kumulation klar und eindeutig ist; siehe noch den folgenden Text.

Bei Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps werden diese Fragen ebenso wie die Überlagerung nationaler und Unionsrechte mitbehandelt.

Erstmals verwendet und erläutert wird dieser Begriff bei Kur, in: Schricker/Dreier/Kur, 34, 42.

Zum internationalen Recht siehe Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 7 ff., 24 unter Hinweis darauf, dass aus Art. 2 RBÜ sowie aus Art. 27 TRIPS folgt, dass Kumulationen von Urheber- und Designrechten sowie von Patentrechten und Sortenschutzrechten zulässig sind, wobei allerdings keine Verpflichtung zur Gewährung von kumulativem Schutz besteht.

Quaedvlieg, in: Derclaye, 484: „without special reason to the contrary, protective regimes will cumulate“; Ders., in: Grosheide/Brinkhof, 23 f.; Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 113.

Die Nummerierung der Vorschriften entspricht der geltenden Fassung der MRL (RL (EU) 2015/2436).

Zur Definition von „im wesentlichen biologischen Verfahren“ siehe insbesondere die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des EPA, EPA G 2/07, Broccoli/PLANT BIOSCIENCE, ABl. EPA 2012, 230 und EPA G 1/08, Tomatoes/STATE OF ISRAEL, ABl. EPA 2012, 206.

Siehe Erwägungsgrund 29 der Präambel zur BioPatRL 98/44/EG: „Diese Richtlinie berührt nicht den Ausschluß von Pflanzensorten und Tierrassen von der Patentierbarkeit. Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, sind jedoch patentierbar, wenn die Anwendung der Erfindung technisch nicht auf eine Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist“.

Die Reichweite der dem nationalen Gesetzgeber damit verbleibenden Regelungsfreiheit ist umstritten; siehe dazu noch hinten, Abschn. 3.2.3.1.3.4.2.

Auteri, GRUR Int. 1998, 360; Die Rechtslage in Italien hat sich durch die Umsetzung der Richtlinie entsprechend geändert, siehe dazu unter Abschn. 3.2.3.1.3.4.1.

EuGH, Rs. C-168/09, Flos, ECLI:EU:C:2011:29, Slg. 2011, I-181.

Kur, in: Schricker/Dreier/Kur, 23 ff.

Zur Anwendung der Toolbox in dieser Untersuchung siehe 1.5.2 Vergleichbarkeit der Lösungen: Toolbox.

So bedarf es keiner weiteren Begründung, dass die Unwirksamkeit einer Marke – etwa wegen fehlender Unterscheidungskraft – nichts mit der Schutzwürdigkeit des gekennzeichneten Produkts unter dem Aspekt des Patent- oder Musterrechts zu tun hat.

Der Begriff „Urheberrecht“ bezieht sich hier und im Folgenden sowohl auf das Urheberrecht i.e.S. wie auch auf die verwandten Schutzrechte des UrhG.

Durch den erweiterten Markenschutz gegen Rufausbeutung und -beeinträchtigung jenseits der Verwechslungsgefahr wird der ursprüngliche Schutzbereich der Marke allerdings ausgedehnt und somit in gewissem Umfang ein Funktionswandel herbeigeführt (siehe Kapitel zum Markenrecht, Abschn. 3.1.5).

Wobei auch die anderen Schutzrechte den Wettbewerb lediglich auf der Produktionsebene beschränken, während sie der Anregung des Wettbewerbs auf der höheren Ebene der Innovation bzw. Kreation dienen. Siehe dazu grundlegend von Weizsäcker, Kyklos 1981, 345.

In der ökonomischen Literatur wird üblicherweise weniger die Anreizfunktion des Markenrechts als vielmehr der Aspekt der Senkung von Suchkosten betont; siehe insbesondere Landes/Posner, J. L. & Econ. 1987, 265 ff.; ebenso van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 598, wobei allerdings auch auf den vom Markenschutz gesetzten Anreiz zur Produktdiversifizierung hingewiesen wird.

RG, 18.6.1920, GRUR 1922, 112 – Antiformin; siehe auch die Entscheidung der Cour d’Appel de Paris, 4ème ch., 12.4.1933, [1934] Ann. Propr. Ind. 9, note FJ – Cellophane, zitiert bei Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 141 (mit Fn. 172), unter Hinweis auf Bertrand, Droit des marques, 25, Rn. 1.312, mit kritischer Kommentierung, Bertrand a.a.O., 66, Rn. 3.222.

Es ging um das im damaligen Recht (sowohl in Schweden, dem Land der Ursprungseintragung, als auch in Deutschland) unabdingbare „Geschäftsbetriebserfordernis“: Der Patentinhaber hatte selbst keinen Betrieb, in dem die Produkte hergestellt oder vertrieben wurden.

RG, GRUR 1922, 113.

RG a.a.O.

Nicht ganz eindeutig ist in diesem Punkt die Position von Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps: Während im deutschen Recht darauf hingewiesen wird, dass sich die Lösung bereits aus der Anwendung des Markenrechts selbst ergibt, das Gattungsbezeichnungen vom Schutz ausschließt, wird in den „Conclusions“ empfohlen, eine Regel einzuführen, die die Bezeichnungen patentgeschützter Produkte vom Markenschutz ausschließt, selbst wenn sie während der Laufzeit des Patents Unterscheidungskraft erworben haben (siehe 331). Offen bleibt dabei, ob (im Hinblick auf pharmazeutische Erfindungen, bei denen die de facto-Verlängerung des patentrechtlichen Monopols durch die Gewöhnung des Verkehrs an die markenrechtlich geschützte, gewillkürte Produktbezeichnung besonders problematisch ist) das System der „INNs“ – generische Bezeichnungen pharmazeutischer Produkte, die in der Tat vom Markenschutz ausgeschlossen sind – in die Überlegungen einbezogen wurde.

In Wahrheit ist es natürlich umgekehrt: In seinem Bemühen, dem internationalen Recht in vollem Umfang gerecht zu werden, hat der europäische Gesetzgeber den Text von Art. 6^quinquies PVÜ in den fraglichen Teilen wörtlich übernommen.

Für das europäische Recht siehe insoweit die Leitentscheidung des EUGH, Rs. C-371/02, Björnekulla Fruktindistrier, ECLI:EU:C:2004:275, Slg. 2004, I-5791. Da die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise auf sämtlichen Stufen des Vertriebs zu berücksichtigen sind – und sich zumindest bei Groß- und Zwischenhändlern das Wissen darum, dass eine von den beteiligten Verkehrskreisen als Gattungsname aufgefasste Bezeichnung als Marke geschützt ist, besonders lange halten wird – ist die Wahrscheinlichkeit der Aberkennung von Markenschutz in der Praxis sehr gering.

Siehe dazu EuGH, Rs. C-299/99, Philips, ECLI:EU:C:2002:377, Slg. 2002, I-5475 (Rn. 65): Der Umstand, dass ein Produkt eine Monopolstellung auf dem Markt innehatte, führt nicht bereits als solcher dazu, dass die während dieser Zeit erworbene Unterscheidungskraft unberücksichtigt bleiben muss, soweit die beteiligten Verkehrskreise das betreffende Zeichen als betrieblichen Herkunftshinweis wahrgenommen haben.

Instruktiv dazu die in Deutschland geführten Rechtsstreitigkeiten um die Bezeichnung „Post“ bzw. die Farbe „Postgelb“. Siehe BGH GRUR 2004, 949 – Post/Regiopost; BGH GRUR 2008, 798 – POST; BPatG GRUR 2007, 714 – Fehlende Verkehrsdurchsetzung einer Gattungsbezeichnung; BPatG GRUR 2008, 174 – EUROPPOSTCOM; BPatG GRUR 2008, 179 – dCP deutsche CITY Post; OLG Naumburg, GRUR-RR 2006, 256 – Die neue Post; OLG Köln, GRUR RR 2005, 155 – DIE BLAUE POST; OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 149 – TNT Post Deutschland; Prüfer, GRUR 2008, 103; Kunz-Hallstein, GRUR Int. 2004, 751.

Diesem Petitum wird im europäischen Markenrecht nur unzureichend Rechnung getragen. Siehe dazu Kur, in: Govaere/Ullrich, 191 ff. sowie noch den folgenden Text.

In diesem Sinne auch Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 260.

Die von Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 329, 331 angemahnte Regelung, dass in Parallelität zum Sortenschutz die Bezeichnungen von Arzneimitteln nicht als Marke eingetragen werden können sollen, ist somit in der Praxis bereits verwirklicht.

D.h. vor allem dort, wo es nicht um verschreibungspflichtige Medikamente geht, die ohnehin nur von fachkundigen Personen verschrieben bzw. ausgehändigt werden dürfen.

Dabei sind selbstverständlich die Einschränkungen zu beachten, die sich aus der Gesetzgebung zur Arzneimittelwerbung ergeben.

Zur Lauterkeit der Verwendung der Bezeichnung „Segway“ in beschreibendem Sinne durch Wettbewerber siehe Di Cataldo, IIC 2011, 833.

EuGH, Rs. C-487/07, L’Oréal u. a., ECLI:EU:C:2009:378, Slg. 2009, I-5185.

EuGH, Rs. C-487/07, L’Oréal u. a., ECLI:EU:C:2009:378, Slg. 2009, I-5185 (Rn. 76).

Ohly/Spence, Comparative Advertising.

Siehe Kur/Ohly/Bently, Sweet Smells and a Sour Taste. In diesem Sinne auch BGH GRUR 2008, 628 – Imitationswerbung, wobei es allerdings nicht um Vergleichslisten, sondern um die Präsentation der Produkte selbst ging.

Allein das Kapitel zum deutschen Recht umfasst bei Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps über 50 Druckseiten (europäisches Recht: 80 Seiten), wobei allerdings auch die in diesem Band unter „Koexistenz“ erfassten Fragen des „Level overlap“ und der Inhaberschaft behandelt werden. Dabei werden nicht einmal alle denkbaren Konstellationen angesprochen, so finden sich keine Ausführungen zum Verhältnis Markenrecht/geografische Herkunftsangaben oder zum Urheberrecht/Datenbankenschutz.

Siehe Art. 2 MRL 2008/95/EG, Art. 4 UMV (EG) 207/2009: (Gemeinschafts- bzw. Unions-)Marken können alle Zeichen sein – einschließlich – die Form oder Aufmachung der Ware.

EuGH, Rs. C-299/99, Philips, ECLI:EU:C:2002:377, Slg. I-2002, 5475 (Rn. 78).

In der Rs. Philips war der entsprechende Vortrag des vorlegenden Gerichts vom EuGH hingegen nicht aufgegriffen worden.

EuGH, Rs. C-48/09 P, Lego Juris/HABM, ECLI:EU:C:2010:516, Slg. 2010 I-8403 (Rn. 46). Klargestellt wird in Form eines obiter dictum ferner, dass für die Abgrenzung von Patent- und Designrecht die gleichen Maßstäbe wie im Markenrecht gelten, Rs. C-48/09, Rn. 46. Dagegen war in den Schlussanträgen des Generalanwalts in der Philips/Remington erklärt worden, im Fall von Designs sei wegen des geringeren Ausmaßes einer Gefährdung der Wettbewerbsfreiheit ein weniger strikter Maßstab anzuwenden. Für eine Gleichbehandlung der Ausschlussgründe im Marken- und Designrecht sprechen sich auch Derclaye/Leistner aus, Intellectual Property Overlaps, 80 f. unter Hinweis auf Quaedvlieg, in: Grosheide/Brinkhof, 497 ff.

So ist unerheblich, ob die Gestaltung, deren Technizität in Frage steht, „neu“ ist oder Erfindungshöhe besitzt.

Nach EuGH Rs. C-215/14, Société des Produits Nestlé, ECLI:EU:C:2015:604 finden diese Grundsätze keine Anwendung auf den Fall, dass eine Warenform zwar nicht selbst eine technische Wirkung hervorruft, aber aus der Herstellung mittels eines standardmäßigen oder sogar technisch notwendigen Verfahrens resultiert. Tendenziell wettbewerbsfreundlicher hatte sich hingegen der Generalanwalt in den Schlussanträgen geäußert (ECLI:EU:C:2015:395). Allerdings ist auch nach der eher wortgetreuen Auslegung, die der EuGH vornimmt, eine mittels eines standardisierten oder technisch notwendigen Herstellungsverfahrens erzeugte Form nicht schutzfähig, wenn sie den Erwartungen der Verbraucher an eine „gattungstypische“ Formgebung entspricht.

In der Praxis bestehen insoweit nach wie vor erhebliche Grenzziehungsprobleme. Ein Beispiel dafür bietet die Entscheidung des EuG im Fall Simba Toys (Rs. T-450/09, ECLI:EU:T:2014:983): Hier wurde der Formgebung des bekannten „Zauberwürfels“ (Rubiks Cube) in der Form einer grafischen Darstellung Schutz zuerkannt bzw. die Löschungsklage abgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Funktionsweise des Würfels sei für einen unbefangenen Betrachter aus der Darstellung nicht erkennbar (insoweit entgegen EuGH Rs. C-337/12 P, Pi Design/Yoshida, ECLI:EU:C:2014:129, wo erklärt wird, dass Amt bzw. Gericht die Schutzfähigkeit einer Formgebung auch unter Betrachtung der am Markt befindlichen Exemplare des dargestellten Produkts beurteilen müssen); ferner sei die Gestaltung des Würfels zwar möglicherweise das Ergebnis eines technischen Prinzips, sie löse aber selbst keine technischen Wirkungen aus. Gegen die Entscheidung wurde Rechtsmittel eingelegt; beim EuGH anhängig als Rs. C-30/15 P.

Siehe dazu insbesondere Quaedvlieg, in: Grosheide/Brinkhof, 497 ff.; Kur, in: Drexl u. a., FS für Hanns Ullrich, 139–160.

Nachweise bei Kur, in: Eichmann/Kur, 145; siehe auch Quaedvlieg, in: Grosheide/Brinkhof, 497 ff., der den Abgrenzungszweck jedoch auf das Urheberrecht beschränkt.

Siehe dazu bereits Kur, in: Ghidini/Genovesi, 619 f.; DIES., in: Cruquenaire/Dusollier, 163 f.; für eine Ausschlussregel im Verhältnis von Design- und Markenrecht spricht sich Ghidini aus; Ghidini, in: Drexl u. a., FS für Hanns Ullrich, 64 ff.

Warenformmarken waren grundsätzlich von der Markeneintragung ausgeschlossen. Sie waren jedoch nach § 25 WZG im Fall erworbener Verkehrsgeltung gegen die Hervorrufung von Verwechslungsgefahren geschützt. Der Vorschlag von Ghidini dürfte letztlich auf eine solche Lösung hinauslaufen, da nur so die sonst entstehenden praktischen Probleme in den Griff zu bekommen sind, Ghidini, in: Drexl u. a., FS für Hanns Ullrich, 64 ff.

Siehe dazu vor allem Götting, in: Schricker/Stauder, S. 211 ff. (246).

Zwar werden Warenformen in der beispielhaften Aufzählung zulässiger Markenformen nicht ausdrücklich genannt, sie sind jedoch als prinzipiell unterscheidungskräftige Gestaltungen vom Aussageinhalt der Vorschrift erfasst. Von der Eintragung ausgeschlossen werden können (nur) solche Markenformen, die nicht visuell wahrnehmbar sind, Art. 15 Abs. 1 Satz 3 TRIPS. Außerdem kann u. U. bei bestimmten Zeichenformen der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr als Voraussetzung der Eintragung verlangt werden. Zum Inhalt von Art. 15 TRIPS siehe Kur, in: Correa, 413 ff.

S. dazu Abschn. 3.1.5.3.1 (Schutzvoraussetzungen); Abschn. 3.1.5.3.3 (Schutzumfang und Schranken). Kritisch zur Praxis des EuGH auch Quaedvlieg, in: Grosheide/Brinkhof, 497 ff.

EuGH, Rs. C- 136/02 P. Mag Instruments, ECLI:EU:C:2004:592, Slg. 2004 I-09165; seither ständige Rechtsprechung.

Eingehend dazu bereits Abschn. 3.1.5.3.2. Zur Annäherung der Schutzvoraussetzungen von Designs und Warenformmarken siehe Ghidini, in: Drexl u. a., FS für Hanns Ullrich, 62. Die strengere Beurteilung im Markenrecht wird mit der vom EuGH in den verb. Rs. C-53/01, C-54/0, C-55/01, Linde, Winward und Rado, ECLI:EU:C:2003:206, Slg. 2003 I-3161 artikulierten These begründet, dass Warenformen von den Verbrauchern üblicherweise nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen werden. Das ist zwar prinzipiell richtig, es trifft aber auch dann zu, wenn die Form vom Üblichen abweicht. Die Eignung der von der Praxis nach Vorgabe des EuGH angewandten Beurteilungskriterien, den vom Designrecht abweichenden Schutzzweck adäquat zu reflektieren, muss daher bezweifelt werden.

Diese Rechtsprechungspraxis wird in der „Trade Mark Study“ (Overall Study on the Evaluation of the Functioning of European Trade Mark Law, 2011), am 14. April 2015 abrufbar unter: http://​ec.​europa.​eu/​internal_​market/​indprop/​docs/​tm/​20110308_​allensbach-study_​en.​pdf, kritisiert; siehe auch Kur, in: Govaere/Ullrich, 191 ff.

Das Problem zeigt sich im Fall EuG T-508/08, ECLI:EU:T:2011:575: Die Markenanmeldung für die einer Orgelpfeife nachempfundene Form des Beo-Lab Lautsprechers von Bang & Olufsen war vom HABM zunächst wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden; die Entscheidung wurde jedoch vom EuG aufgehoben und zurückverwiesen, da die Form des Lautsprechers stark vom Üblichen abweicht. Bei der erneuten Prüfung kam die Beschwerdekammer des HABM jedoch unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich ergangenen Entscheidung des EuGH, Rs. C-371/06, Benetton/G-Star, ECLI:EU:C:2007:542, Slg. 2007, I-7709, zu dem Ergebnis, dass der Lautsprecher durch seine Formgebung besondere Attraktivität entfalte und daher ohne Rücksicht auf inhärente oder erworbene Unterscheidungskraft dauerhaft vom Schutz auszuschließen sei.

Eingehend dazu Kur, in: Drexl u. a., FS für Hanns Ullrich, 154 ff.; Trade Mark Study (vorne, Fn. 870), Teil III Rn. 2.32 – 2.34; 2.37.

Solange nicht – in tendenziellem Widerspruch zum internationalen Recht, s. o. – der Schutz von Warenformen generell, ohne Möglichkeit der Eintragung aufgrund erworbener Unterscheidungskraft, von der Eintragung ausgeschlossen wird.

Diese Möglichkeit wird auch in der Trade Mark Study (vorne, Fn. 870) diskutiert, sie mündet jedoch nicht in den Vorschlag, den Markenschutz nur bei Nachweis von Verkehrsdurchsetzung zuzulassen.

Ein Beispiel dafür ist die Kontroverse zwischen dem BPatG und dem BGH über die Anwendung des Ausschlussgrundes für Automobil-Ersatzteile: Während das BPatG im Prinzip zutreffend argumentiert hatte, dass die Form des Ersatzteils seine Marktfähigkeit und damit seinen wesentlichen Wert bestimmt (BPatG, GRUR 2005, 333 – Kraftfahrzeugteile), erklärte der BGH, dass sich der Ausschlussgrund allein auf den ästhetischen Aspekt der Form beziehe, der beim Kauf von Ersatzteilen nicht ausschlaggebend sei; BGH GRUR 2008, 71 – Fronthaube. Dieses Verständnis entspricht allerdings ohnehin nicht demjenigen des EuGH, das in der Entscheidung EuGH C-205/13, Hauck, ECLI:EU:C:2014:223 zum Ausdruck gebracht wurde; s. dazu vorne 3.1.5.3.2.

So kann sich das entsprechende Schutzhindernis der „Funktionalität“ im amerikanischen Recht beispielsweise auch auf Farbmarken oder andere zweidimensionale Gestaltungen beziehen.

Trade Mark Study (vorne, Fn. 870), Teil III Rn. 2.37.

Denkbar ist dennoch, dass sich eine faktische Erweiterung des Urheberrechtsschutzes gegenüber dem Bereich der freien Nutzung bei bekannten Werken dadurch ergibt, dass es in der Wahrnehmung des Publikums nicht so leicht „verblasst“ wie eine weniger bekannte Gestaltung. Zu den für die Unterscheidung zwischen zustimmungspflichtigen Bearbeitungen einerseits und freier Nutzung andererseits maßgeblichen Kriterien s. z. B.. BGH GRUR 1999, 984 – Laras Tochter.

Zu diesem Begriff siehe Abschn. 3.2.3.1.1.

Im Unionsmarkenrecht wirken ältere Rechte in Form von (u. a.) gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nur als Löschungsgrund, d. h. sie können nicht im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden (und werden, ebenso wie alle anderen älteren Rechte einschließlich von Marken und sonstigen Kennzeichen, auch nicht von Amts wegen geprüft). Die nationalen Rechtsordnungen weisen in dieser Hinsicht Unterschiede auf.

Fakultatives Schutzhindernis; in Deutschland mit gleichem Wortlaut umgesetzt in § 34 Nr. 1 GeschmG.

Das gleiche gilt auch für andere Kennzeichenrechte, die vom Wortlaut der Art. 25 Abs. 1 (e) GGVO (EG) 6/2002 und 11 Abs. 2 (a) GeschmacksmusterRL 98/71/EG ebenfalls umfasst sind, auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen wird.

Dies gilt nicht für bekannte Marken, die auch außerhalb des Bereichs der Verwechslungsgefahr geschützt sind. Hierauf wird jedoch aus Platzgründen nicht weiter eingegangen.

HABM-Nichtigkeitsabteilung, 1.3.2006, ICD 1477 – midas; HABM-Nichtigkeitsabteilung, 29.3.2007, ICD 3317 – CK; Eichmann, in: Eichmann/Kur, 93.

EuGH, Verb. Rs. C-101/11 und C-102/11, Neuman und Galdeano del Sel/José Manuel Baena Grupo, ECLI:EU:C:2012:641.

HABM-BK, 14.10.2009, R 1323/2008-3. Die Entscheidung ist nur auf Spanisch verfügbar.

EuG Rs. T-513/09, Baena Grupo/HABM, ECLI:EU:T:2010:541, Slg. 2010, II-289.

EuGH, Verb. Rs. C-101/11 und C-102/11, Neuman u. a./Baena Grupo, GRUR 2013, 178, ECLI:EU:C:2012:641.

Solche Disclaimer sind im Designrecht bisher allerdings völlig unüblich. Zur Regelung von Disclaimern im Unionsmarkenrecht und der Kritik daran siehe Trade Mark Study (vorne, Fn. 870), Part III Rn. 2.38 – Rn. 2.50.

Es sei denn, es handelt sich um eine bekannte Marke, deren Schutzbereich über die Verwechslungsgefahr hinausreicht; siehe bereits vorne, Fn. 885.

EuGH, Verb. Rs. C-101/11 und C-102/11, Neuman und Galdeano del Sel/José Manuel Baena Grupo, ECLI:EU:C:2012:641.

Dass die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen gegen ein eingetragenes Recht nicht dessen vorherige Löschung voraussetzt, hat der EuGH in den Rs. C-488/10 – Celaya Emparanza, ECLI:EU:C:2012:88 (Designschutz) und C-561/11 – Fédération Cynologique Internationale, ECLI:EU:C:2013:91 (Markenrecht) festgestellt.

Siehe dazu, Abschn. 3.2.3.2.3.

Diese Konstellation lag der Entscheidung EuGH, Rs. C-283/01, Shield Mark, ECLI:EU:C:2003:641, Slg. 2003, I-14313 zugrunde. S. jetzt auch die Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs zum Markenschutz von Abbildungen der Werke von Gustav Vigeland, E-5/16.

BPatG GRUR 1998, 1021 – Mona Lisa.

BGH GRUR 2003, 342 – Winnetou.

Bei Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 328, wird vorgeschlagen, dass dies zumindest für berühmte Werke gelten soll; Quaedvlieg, in: Grosheide/Brinkhof, 497 ff. schlägt vor, dass ursprünglich urheberrechtlich geschützte Formgebungen jedenfalls dann nicht mehr als Marke geschützt werden können sollten, wenn sie bei Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist nicht als Marke eingetragen waren. Dasselbe wird im Hinblick auf „echte“ Kunstwerke angeregt, die nur in geringer Stückzahl hergestellt und nicht in gewerblichem Ausmaß in üblicher Weise vermarktet worden sind.

Dabei beziehen sich die folgenden Überlegungen zunächst nur auf die Frage des Erwerbs bzw. der Aufrechterhaltung von Schutz nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist. Korrekturen auf der Ebene der Schutzschranken werden im folgenden Abschnitt angesprochen.

S. dazu bereits Abschn. 3.1.5.3.1.

Bei diesen kommt regelmäßig noch der Aspekt hinzu, dass solche Kennzeichen zugleich auf eine bestimmte geografische Herkunft hinweisen.

Sosnitza, in: Keller/Plassmann/von Falck, FS für Winfried Tilmann, 900, kritisiert die Mona Lisa-Entscheidung des BPatG, da sie die Schutzfähigkeit pauschal aberkannt habe und nicht auf den spezifischen Bezug zwischen dem Kennzeichen und den Waren und Dienstleistungen eingegangen sei, für die der Schutz beantragt wurde.

Als Beispiel einer solchen Einzelfallprüfung siehe BGH GRUR 2008, 1093 (Marlene Dietrich I) und BGH GRUR 2010, 825 (Marlene Dietrich II).

Zu diesem in der Praxis von EuGH und EuG nur unzureichend beachteten caveat siehe bereits Abschn. 3.1.5.3.3. In der Trade Mark Study wird angeregt, diesen Grundsatz in der Präambel der Neufassungen von MRL und UMV herauszustellen; siehe Trade Mark Study (vorne, Fn. 870), Part III Rn. 2.47.

Siehe BGH ZUM 2003, 393 – Winnetous Rückkehr. Der Schutz bezieht sich auf die Identität des Werkes; er wirkt also nicht gegenüber einer (abgewandelten) Benutzung für ein anderes Werk, wenn die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiedlichkeit der so bezeichneten Werke erkennen.

Dies war wohl die Absicht des Karl May Verlages, der nach Ablauf der Schutzfrist für die in Deutschland nach wie vor populären Werke von Karl May den Titel „Winnetou“ als Marke schützen lassen wollte. Vom BGH wurde der Schutz jedoch verweigert, BGH ZUM 2003, 393 – Winnetous Rückkehr.

Zur Bösgläubigkeit i.S.d. europäischen Markenrechts s. EuGH, Rs. C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, ECLI:EU:C:2009:361, Slg. 2009, I-4893.

Grundlegend EuGH, Rs. C-23/01, Robelco, ECLI:EU:C:2002:706, Slg. 2002, I-10913; im Grundsatz bestätigt in Rs. C-245/02, Anheuser-Busch, ECLI:EU:C:2004:717, Slg. 2004, I-10989 und Rs. C-17/06, Céline, ECLI:EU:C:2007:497, Slg. 2007, I-7041.

Auf diese Frage wird bei Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps auch gar nicht abgestellt. Die auf S. 328 begründeten und auf S. 331 ausgesprochenen Empfehlungen, den nachfolgenden Markenschutz für bekannte Werke prinzipiell auszuschließen, gründet sich vielmehr auf die Befürchtung, dass Marken wie „Mickey Mouse“ automatisch als berühmt gelten müssten und daher faktisch für sämtliche Waren und Dienstleistungen geschützt wären, wobei hinzukommt, dass wegen der Unsicherheiten darüber, was unter einer Benutzung „als Marke“ zu verstehen ist, der Schutz zu unzuträglichen Beschränkungen der Meinungsfreiheit führen würde. Demgegenüber ist zum einen zu bedenken, dass die Berühmtheit eines Namens nicht automatisch die Berühmtheit einer entsprechenden Marke zu Folge hat und zu einem erweiterten Schutzbereich führt; siehe EuG, T-336/03, Editions Albert René/HABM, ECLI:EU:T:2005:379, Slg. 2005, II-4667 und EuGH, Rs. C-361/04 P, Ruiz-Picasso u. a./HABM, ECLI:EU:C:2006:25, Slg. 2006, I-643. Außerdem sind Übersteigerungen des Markenschutzes vorzugsweise auf der Ebene der inhaltlichen Schranken, und nicht durch das gröbere Instrument eines generellen Schutzausschlusses zu lösen.

Betrachtet werden im Folgenden lediglich die vergütungsfreien Schranken, da nur insoweit eine gewisse Vergleichbarkeit der Ausgangssituation besteht.

Zum Verhältnis von Design- und Urheberrecht im Hinblick auf die gleiche Problematik siehe noch, Abschn. 3.2.3.1.3.4.2.3.

Dabei sind diese Voraussetzungen ihrerseits problematisch, soweit es um das Verbot der Präsentation legitim hergestellter Produkte als Nachbildungen geht; s. dazu bereits Abschn. 3.2.3.1.3.2. (zu möglichen Auswirkungen der Entscheidung EuGH, Rs. C-487/07, L’Oréal u. a., ECLI:EU:C:2009:378, Slg. 2009, I-5185 auf die werbliche Präsentation von Generika).

Eingehend zu diesen Fällen und ihrer Behandlung nach dem vor der Markenrechtsreform geltenden Recht Kur, in: Ginsburg/Besek, 594 ff.; Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 55 mit weiteren Hinweisen.

Nach einem Vorschlag des Europäischen Parlaments hätte der markenrechtliche Schrankenkatalog durch die beispielhafte Nennung weiterer Formen der zulässigen Markenbenutzung erweitert werden sollen. Dabei war die vorgeschlagene Formulierung allerdings z. T. redundant und wenig hilfreich. S. dazu bereits Abschn. 3.1.5.3.3.

S. dazu bereits Abschn. 3.1.5.3.3.

Die Grenzziehung zwischen markenrechtlich relevanten Benutzungsformen und dem außermarkenrechtlichen Bereich sowie die eng damit verknüpfte Frage nach der Bedeutung anderer Markenfunktionen als der Herkunftsgarantiefunktion haben die markenrechtliche Literatur und Praxis lange beschäftigt. Mittlerweise hat sich die Lage jedoch insoweit geklärt, als von einem weiten Schutzbereich auszugehen ist, der zuvor lediglich lauterkeitsrechtlich erfassbare Konstellationen einbezieht und insoweit auch zu lauterkeitsrechtlich determinierten Lösungen kommt. S. dazu und zu den insoweit nach wie vor bestehenden Transparenzdefiziten die Ausführungen zum Markenrecht.

Kur, in: Ginsburg/Besek, 606.

Für Parodien und Satire – für die die Formulierung der Schranken nach wie vor keine eindeutige Grundlage zu bieten scheint – ist zu bedenken, dass diese ohnehin nur sehr selten in der Form der „Doppelidentität“ auftreten werden; häufig geht es gerade um eine Verfremdung des Zeichens (z. B. „Marlboro“ zu „Mordoro“; „Adidas“ zu „Adihash“ etc.). Auch eine Verwechslungsgefahr ist häufig ausgeschlossen. Am häufigsten wird es daher um die Anwendung des erweiterten Markenschutzes gehen, dessen Tatbestand, wie oben ausgeführt wurde, hinreichend offen formuliert ist. Falls jedoch Doppelidentität oder Verwechslungsgefahr dem Grunde nach im Einzelfall bejaht werden sollten, ergibt sich zumindest aus der Präambel, dass die Schrankentatbestände anwendbar bleiben.

Die Probleme bestehen auch in anderen Rechtsordnungen; so wird in diesem Zusammenhang häufig auf die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs von Südafrika, Laugh It Off Promotions CC v. South African Breweries International (Finance) B.V. t/a Sabmark International, IIC 2005, 868 ff. verwiesen. S. auch Sosnitza, in: Keller/Plassmann/von Falck, FS für Winfried Tilmann, der den in den USA entschiedenen Barbie-Fall (269 F. 3d 894 [9th Cir. 2002]) zum Anlass für seine Ausführungen zur Kumulation von Marken- und Urheberrecht nimmt. Generell zum Verhältnis von Meinungsfreiheit und Markenrecht s. Geiger, IIC 2007, 317 ff.

EuGH, Rs. C-337/95, Parfums Christian Dior/Evora, ECLI:EU:C:1997:517, Slg. 1997, I- 6013.

Dior/Evora, Rn. 58; siehe dazu Derclaye/Leistner, Intellectual Property Law, 291; Quaedvlieg, in: Grosheide/Brinkhof, 497 ff.; Kur, GRUR Int. 1999, 24–30.

BGH GRUR 2001, 51 – Parfumflakon mit Anm. Schricker, JZ 2001, 463; von Gamm, GRUR 2001, 788; Kur, in: Ganea/Heath/Schricker, FS für Adolf Dietz, 252–270.

Siehe Hoge Raad, Bijblad bij de industriële eigendom (BIE) 1998, 104 – BMW/Blok: Abbildung in der Zubehörwerbung; High Court, IPC Magazines Ltd. v MGN, [1998] FSR 431: Abbildung des Titelblatts einer Zeitschrift in der vergleichenden Werbung.

Insbesondere Verkade, in: Kabel/Mom, Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram, 70 f.: Wenn zwei Gesetze denselben Sachverhalt unterschiedlich regeln, soll jeweils nur eines zur Anwendung kommen, wobei durch eine Einzelfallbetrachtung zu bestimmen ist, welches von beiden das andere verdrängt. Siehe auch Ghidini, in: Drexl u. a., FS für Hanns Ullrich, 55 ff., der für den Spezialfall des Marken- und Designschutzes zunächst die Anwendung des lex posterior-Grundsatzes diskutiert, diesen aber zugunsten des Ansatzes verwirft, das Markenrecht wegen „systemischer Inkonsistenz“ der Regelungen nicht zur Anwendung kommen zu lassen. Offen bleibt dabei, ob dies nur dann gelten soll, wenn die fragliche Gestaltung zuvor tatsächlich musterrechtlich geschützt war, was ggf. bei Inanspruchnahme von markenrechtlichem Schutz geprüft werden müsste. Zu den sich daraus ergebenden systematischen und praktischen Bedenken siehe bereits Abschn. 3.2.3.1.3.3.2.

So die Tendenz bei Quaedvlieg, in: Grosheide/Brinkhof, 497 ff.; siehe auch bereits den bei Kur, GRUR Int. 1999, 28 angesprochenen, jedoch wegen überwiegender Bedenken letztlich abgelehnten „Schrankenvergleich“.

Siehe noch unten zur Überlagerung von Design- und Urheberrecht bei Ersatzteilen Abschn. „Präsentation von Waren im Kontext von Vertriebsmaßnahmen“.

Etwas anderes gilt, wenn die formale Rechtsposition unredlich erworben wurde und/oder die Geltendmachung des Schutzrechts im Bewusstsein der Ungültigkeit des Rechtsanspruchs erfolgt. Siehe dazu und zum Verhältnis des generellen Missbrauchsvorwurfs im Verhältnis zum Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung i.S.v. Art. 101 AEUV (damals Art. 82 EGV) Kur, in: Ganea/Heath/Schricker, FS für Adolf Dietz, 263 gegen Schricker, JZ 2001, 463.

Hoge Raad, Bijblad bij de industriële eigendomen BIE 1998, 104.

Dasselbe gilt in noch stärkerem Maße in Fällen wie die den Entscheidungen BGH GRUR 1993, 34 – Bedienungsanweisung sowie EFTA-Gerichtshof, GRUR 1999, 266 – Norwegian Government/Astra Norge zugrundeliegenden Konstellationen: Dabei ging es jeweils um die vom Urheber nicht autorisierte Übersetzung produktbegleitender Materialien bei parallelimportierten Produkten. In diesen Fällen ist gar kein Paralleltatbestand im Markenrecht vorhanden, auf den sich der Importeur für die Zulässigkeit seiner Handlungen berufen könnte.

So bereits der Vorschlag von Kur, in: Schricker/Dreier/Kur, 50: „(A)ngesichts der zunehmenden Breite der einzelnen Schutzrechte und der Dichte des Geflechts verschiedener Schutzrechtstypen (ist es) unumgänglich…, der Berücksichtigung entgegenstehender Interessen durch die Zulassung offener, generalklauselartiger Schrankentatbestände mehr Lust zu verschaffen“.

Zur Kumulation von Designrecht und Urheberrecht und den davon ausgehenden Konsequenzen für den Designschutz siehe noch unten.

Eingehend behandelt wird diese Problematik bei Kur, in: Cruquenaire/Dusollier, 167 ff.; Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 73 f.

Zur fehlenden Harmonisierung in diesem Bereich s. Abschn. 3.1.4.3.3.1.

Vom Designschutz generell ausgenommen bleiben diejenigen Teile, die beim normalen Betrieb des Erzeugnisses nicht sichtbar sind, sowie diejenigen Elemente des geschützten Teils, die für den Zusammenbau technisch notwendig sind (sog. must fit-Elemente).

Der Tendenz der jüngeren EuGH-Rechtsprechung zu den Ausschlussklauseln des Markenrechts zufolge ist damit zu rechnen, dass jedenfalls solche Teile der Karosserie, die durch die Gesamtform des Pkw bedingt und daher nicht frei wählbar sind, vom Markenschutz dauerhaft ausgeschlossen sind. Eingehend dazu Abschn. 3.1.5.3.2.

Von einem generellen Schutzausschluss für Ersatzteile war hingegen das BPatG GRUR 2005, 333 – Kraftfahrzeugteile ausgegangen: So sei die Form der Ware durch ihre Funktion determiniert; außerdem sei die Form insoweit wertverleihend, als sich ein abweichend gestaltetes Ersatzteil nicht vermarkten ließe. Der BGH hob diese Entscheidung jedoch auf und erklärte, der Ausschlussgrund der wertbestimmten Formgebung beziehe sich allein auf den ästhetischen Wert und nicht auf andere Faktoren, die die Vermarktbarkeit der Ware determinieren; BGH GRUR 2008, 71 (72) – Fronthaube.

EuG, Rs. T-128/01 – DaimlerChrysler/HABM, Slg. 2003 II-00701.

EuGH Rs. C-48/05, Opel/Autec, ECLI:EU:C:2007:55, Slg. 2007, I-1017.

EuGH Rs. C-48/05, Opel/Autec, ECLI:EU:C:2007:55, Slg. 2007, I-1017 (Rn. 44). Dieser Ansicht kann allerdings weder aus logischer noch aus semantischer Sicht zugestimmt werden. Dies zeigt sich nicht zuletzt am Phänomen der dreidimensionalen Marke: Obwohl eindeutig Merkmal eines Produkts, kann die Formgebung durchaus als Angabe über das Produkt verstanden werden, nämlich als Hinweis auf dessen kommerzielle Herkunft.

Ob auch für das Patentrecht eine Ausnahme i.S. einer Reparaturklausel vorgenommen werden sollte, hängt davon ab, ob Ausgangslage und rechtliche Wertungen mit denjenigen des Designrechts übereinstimmen. Dazu müsste durch die Patentierung von Teilen komplexer Erzeugnisse eine vergleichbare Monopolisierung des Sekundärmarktes erfolgen, wie sie beim Designschutz äußerlich sichtbarer Teile von (z. B.) Automobilen vorliegt, und es müsste ebenso wie dort faktisch ausgeschlossen sein, dass sich durch die Exklusivposition des Originalherstellers ein Anreiz für die Entwicklung von Alternativlösungen ergibt (invent around). Gerade letzteres wird im Patentrecht jedoch eher vorkommen können als im streng formgebundenen Designschutz, sodass von daher eine Pauschallösung in der Form der (geplanten) Reparaturklausel des Designrechts nicht ohne Weiteres als angezeigt erscheint; die Lösung sollte in diesen Fällen eher in der die Umstände des Einzelfalls berücksichtigenden Anwendung des Wettbewerbsrechts (Kartellrechts) gesucht werden.

Diese Konstallation wurde dem EuGH in der Rs. C-500/14 – Ford Motor Company zur Vorabentscheidung unterbreitet, ECLI:EU:C:2015:680. Der EuGH hat klargestellt, dass eine solche Konstellation ausschließlich nach markenrechtlichen Kriterien zu beurteilen ist; ob der Nachbau des Ersatzteils als solchem durch eine Reparaturklausel gedeckt ist, spielt für die markenrechtliche Beurteilung keine Rolle.

Wobei es sich um den Quellcode oder den Objektcode handeln kann. Siehe dazu Art. 10 Abs. 1 TRIPS.

Siehe zum folgenden insbesondere Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 91 ff.

Kritisch zur Praxis der Erteilung von Patenten für computerimplementierte Erfindungen Hilty/Geiger, IIC 2005, 615 ff.

Siehe insoweit die bei Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 95 angeführten Literaturstimmen, die kein einheitliches Bild zu dieser Frage ergeben.

Die Trennung von Form und Idee ist im Allgemeinen umso schwieriger, je stärker der informationelle Charakter des Werkes ist. Im Fall von Computerprogrammen ist daher womöglich die Grenze der Trennbarkeit erreicht.

Siehe dazu Abschn. 3.1.3.4.4.

Siehe dazu Abschn. 3.1.2.2.4.

Zumindest bei derzeitiger Rechtslage schienen sich solche Probleme in der Praxis nicht zu stellen. Anders wäre es möglicherweise bei einer Freigabe der Patentierung von Software als solcher. In diesem Sinne Weyand/Haase, IIC 2005, 653 ff.

Hilty/Geiger, IIC 2005, 615 ff.; Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 93.

Die Ende der 1990er-Jahre unternommenen Versuche der Harmonisierung des Gebrauchsmusterrechts wurden wegen fehlender Dringlichkeit und mangelnder Erfolgsaussichten aufgegeben. Zu den ursprünglichen Harmonisierungsplänen s. (amended) proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model, COM/99/0309 final – COD 97/0356.

In der Praxis ist es allerdings nicht immer einfach, die Schutzvoraussetzungen in einer sachgerechten und nachvollziehbaren Abstufung zur Anwendung zu bringen. Dies gilt umso mehr, je niedriger die Schwellen der Neuheit und Erfindungshöhe im Patentrecht angesetzt werden.

Siehe bereits Fn. 820 mit Hinweisen zu den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des EPA, EPA G 2/07, Broccoli/PLANT BIOSCIENCE, ABl. EPA 2012, 230 und EPA G 1/08, Tomatoes/STATE OF ISRAEL, ABl. EPA 2012, 206.

Zwar gilt in den meisten Mitgliedsländern eine entsprechende Schutzschranke; dies ist Folge der oft als „kalte Harmonisierung“ bezeichneten Übernahme wesentlicher Bestandteile des (gescheiterten) Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ) von 1975 durch die Länder der Gemeinschaft. Eine Vereinheitlichung u. a. der Schrankenbestimmungen würde durch das derzeit diskutierte „Patentpaket“ erfolgen, da zumindest in dem geplanten Abkommen über die einheitliche Gerichtsbarkeit entsprechende Vorschriften enthalten sind.

Artikel 27 (a) und (b) des Abkommens.

Zur Beurteilung der designrechtlichen Schutzvoraussetzungen in der Rechtsprechung des EuGH siehe EuGH, Rs. C-281/10, PepsiCo/Grupo Promer, ECLI:EU:C:2011:679, Slg. 2011, I-10153; verb. Rs. C-101/11 P und C-102/11 P, Neuman und Galdeano del Sel/José Manuel Baena Grupo, ECLI:EU:C:2012:641.

EuGH, Rs. C-5/08, Infopaq International, ECLI:EU:C:2009:465, Slg. 2009, I-6569.

EuGH, Rs. C-403/08, Football Association Premier League u. a. ECLI:EU:C:2011:631, Slg. 2011, I-9083 (Rn. 97–99), abgedruckt in MMR 2011, 817 (m. Anm. Stieper); Rs. C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816, GRUR 2011, 220 – Bezpečnostní softwarová asociace (BSA), Rn. 45; Rs. C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, GRUR 2012, 166 – Painer, Rn. 87; Rs. C-604/10, ECLI:EU:C:2012:115, GRUR 2012, 386 – Football Dataco, Rn. 38.

EuGH, Rs. C-5/08, Infopaq International, ECLI:EU:C:2009:465, Slg. 2009, I-6569, (Rn. 33–37).

Bei extensiver Auslegung könnte dies allerdings aus einer eher beiläufigen Aussage des EuGH in der Entscheidung Rs. C-168/09 – Flos/Semeraro, ECLI:EU:C:2011:29, Slg. 2011 I-00181 hergeleitet werden: Dort erklärt der EuGH in Rn. 34, zwar gelte Art. 17 GRL (der die Möglichkeit kumulativer Gewährung von Design- und Urheberrechtsschutz vorschreibt) explizit nur für als Design eingetragene Gestaltungen, jedoch könnte sich aus der RL 2001/19/EG eine Verpflichtung zum urheberrechtlichen Schutz auch solcher Gestaltungen ergeben, die niemals als Designs eingetraten waren. Siehe dazu Bently, EIPR 2012, 654; Kur, in Büscher/Erdmann/Haedicke/Köhler/Loschelder, FS für Joachim Bornkamm, 849, 856.

Grundlegend Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, § 25 III 3; Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, § 2 Rn. 101 ff. m. Nachweisen. Zur Anwendung der Stufentheorie in der gerichtlichen Praxis siehe Haberstumpf, in: Beier u. a., FS Hundert Jahre GRUR, Bd II, 1125 ff.; aus jüngerer Zeit siehe BGH GRUR 1995, 581/582 – Silberdistel.

Schricker, in: Becker/Lerche/Mestmäcker, FS für Reinhold Kreile, 715 ff.; für eine generelle Senkung der Schutzschwelle Ders., GRUR 1996, 815 ff.; Koschtial, GRUR 2004, 555 ff.; Nordemann/Heise, ZUM 2001, 128 ff.; Loewenheim, GRUR Int. 2004, 765 ff. Positiv zur Stufentheorie und ihren Konsequenzen in der Praxis äußert sich vor allem Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 122.

In diesem Sinne Wassner, Kunst; Pilgrim, Schutz; Schulze, GRUR 1984, 400 ff.

Während diese Rechtsfolge jedenfalls dann systemisch gerechtfertigt erscheint, wenn die Gestaltung von vornherein urheberrechtlich geschützt war, ist diese Konsequenz dann fragwürdig, wenn wegen der zum Entstehungszeitpunkt geltenden Rechtslage kein Urheberrechtsschutz erworben werden konnte, Gestaltungen der fraglichen Art jedoch später durch Gesetzesänderung als prinzipiell schutzfähig erklärt werden. In diesem Sinne – der Urheberechtsschutz besteht nach Fortfall des Designschutzes – äußert sich jedoch der EuGH in Rs. C-168/09, Flos, ECLI:EU:C:2011:29, Slg. 2011, I-181.

Sec 52 CDPA. Die für die Annahme einer industriellen Vervielfältigung maßgebliche Stückzahl von 50 findet sich nicht im CDPA selbst sondern in einer Ausführungsverordnung, deren rechtliche Grundlage Sec 52 Abs. 4 (a) CDPA bildet.

Die Ausnahme gilt für „sculptures, wall plaques, medals, medallions and printed matter primarily of a literary or artistic character“.

Lucasfilm v Ainsworth, Court of Appeal: [2009] EWCA Civ 1328; IIC 2010, 864; Supreme Court [2011] UKSC 39 (27. Juli 2011).

Eine entscheidende Rolle spielte darüber hinaus, dass die Masken nach einer Zeichnung hergestellt worden waren und Sec 51 CDPA die Anfertigung von Objekten auf der Grundlage von Zeichnungen nicht als Urheberrechtsverletzung ansieht, soweit es sich bei den Objekten nicht um Kunstwerke handelt.

Wobei sich der Gesetzgeber vor allem auf die Entscheidung Rs. C-168/09 – Flos/Semeraro, Slg. 2011 I-181 stützte.

Auch in Flos/Semeraro ging es u. a. um die (vom EuGH abgelehnte) Gewährung einer Übergangsfrist. Dies galt jedoch nicht – wie nach den Gesetzgebungsplänen im Vereinigten Königreich – generell für das Inkraftreten der Regelung, sondern galt als Besitzstandsschutz für diejenigen, die vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung mit der kommerziellen Herstellung und Vermarktung von Gegenständen befasst waren, die nach früherem Recht gemeinfrei geworden waren.

Art. 7 Abs. 4 RBÜ.

Zum Vergleich der urheber- und musterrechtlichen Schrankenbestimmungen nach europäischem Recht siehe Derclaye/Leistner, Intellectual Property Overlaps, 39 f.

Art. 13 GeschmacksmusterRL 98/71/EG; Art. 20 GGVO (EG) 6/2002.

Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt, Chicago 1944.

So vor allem die Möglichkeit der Anfertigung von Sicherungskopien sowie die Dekompilierung bei Computerprogrammen; siehe Art. 6. der SoftwareRL 2009/24/EG.

So vor allem der umfangreiche Schrankenkatalog der InfosocRL 2001/29/EG, Art. 5: Abgesehen von den zur Durchleitung von Inhalten technisch notwendigen Vervielfältigungshandlungen (Art. 5 Abs. 1) sind alle anderen gesetzlichen Nutzungsbefugnisse ebenso wie die Frage ihrer Vergütungspflichtigkeit nicht zwingend ausgestaltet.

Diese ist bereits nach internationalem Recht zwingend ausgestaltet, siehe Art. 10 Abs. 1 RBÜ. Ebenso wie bei Art. 5 PVÜ handelt es sich dabei um eine der wenigen Vorschriften in den geltenden internationalen Abkommen zum Schutz von Immaterialgüterechten mit Maximalcharakter („Ceilings“); s. dazu Kur/Grosse Ruse-Khan, in: Kur/Levin, 359.

S. Art. 10 Abs. 2 RBÜ, der allerdings lediglich optionalen Charakter hat.